Birleşik Krallık Patent Ofisi’nin O/448/16 26 Eylül 2016 tarihli kararı bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici kitlesi için iki ayrı karşılaştırmada bulunarak ortaya oldukça ilginç bir karar çıkarmış durumda.
IKON Financial Group Limited isimli bir firma tarafından 36. Sınıfta yer alan “finansal hizmetlerde, döviz hizmetleri ve emlak satış hizmetleri ile ilgili finansal hizmetler” emtialarını kapsayacak şekilde “
” şeklini marka tescil başvurusuna konu etmiştir.
Dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarından olan TOTAL SA firması ise yine “
” tanınmış şekil markasını, 2003 yılından beri 36. Sınıftaki “akaryakıt ödemeleri için kart hizmetleri, devamlı müşterileri için hediyelik eşya, seyahat ve akaryakıt almasını sağlayan kart hizmetleri, servis istasyonlarında akaryakıt dolumu için hazırlanan kart hizmetleri” gibi emtiaları da kapsayacak şekilde tescilli olarak kullanmaktadır. TOTAL SA firması, anılan başvuruya, işbu markasına dayalı olarak işaretler arasında benzerlik bulunduğu, bu benzerliğin tüketici algısında markalar arasında ilişkinin bulunduğu sonucunu doğuracak nitelikte olduğu, söz konusu başvurunun, firmalarının tanınmış logosunun itibarını zedeleyip sulandırabileceğini, tüketicinin bu markadan hizmet alıp sonrasında hayal kırıklığına uğraması halinde kendi markalarının zarar göreceğini iddia konusu ederek başvuruya yönelik itirazını gerçekleştirmiş.
Bununla birlikte itiraz sahibi tescilli markasının yanı sıra ayrıca 96433-0001 sayısı ile tescilli 
endüstriyel tasarımına dayalı olarak da başvuru konusu markaya itiraz etmiştir.
İncelemeyi gerçekleştiren uzman, ilk olarak, başvuru konusu işarete yönelik önceki tescilli markaya dayalı itirazları ele almıştır. Markalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda taraf markalarının finansal hizmetler üst çatısı altında aynı emtiaları kapsadığı belirtilmiştir. Nitekim incelemeyi yapan uzmana göre, burada dava konusu markada daha üst bir ifade olan “finansal hizmetler” ile finansal hizmetlerin içerisindeki bir hizmet olan “ödeme kartları” hizmetleri birbirleri ile iç içe hizmetlerdir.( Gérard Meric v OHIM, T-133/05 (“MERIC”) Case T-388/00 Institut für Lernsysteme v OHIM – Educational Services (ELS) [2002] ECR II-4301, paragraph 53).
Ancak bu değerlendirmede incelemeyi yapan uzman için, “döviz değişim” hizmetleri ile itiraz sahibinin ödeme kartları, müşteri kartları, akaryakıt dolum kartları ile ilgili hizmetleri benzer değildir. Başvuru konusu marka kapsamındaki “döviz değişimi” hizmetlerinin, her türlü finansal hizmet ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Uzmana göre, bu nitelikteki bir hizmet, diğer finansal hizmetler ile bir ikame içerisinde olmadığı gibi dağıtım kanalları da aynı olmayıp birbirleri yerine ikame edilebilir de değillerdir. Dolayısıyla incelemeyi yapan uzmana göre taraf markaları arasında “döviz değişim” hizmetleri yönünden bir emtia benzerliği mevcut olmadığı gibi yine “emlak alım – satımı” hizmetleri açısından da bir benzerlik bulunmamakta, yalnızca başvuru konusu markada yer alan “finansal hizmetler” emtiaları yönünden, emtialar benzerlik göstermektedirler. Dolayısıyla ikinci aşama olarak başvuru konusu işaretlerin benzerlik değerlendirmesinin yapılması yoluna gidilmiştir.
İncelemeyi yapan uzmana, göre her iki taraf markası da ihtiva ettiği herhangi bir unsuru ön plana çıkarmayan şekil markalarıdır. Her iki taraf markasının görsel açıdan bıraktıkları algı aynı olmamakla birlikte oldukça yüksek düzeyde benzerdir. Her iki marka da 3 adet kavisli şeklin birleşmesi ile oluşturulmuş, her iki markada da turuncu, kırmızı ve mavi renk tonları kullanılmıştır. TOTAL firmasına ait önceki markada mavi rengin yanı sıra koyu mavi/lacivert renk de yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki marka arasında oldukça küçük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin itiraza mesnet markada, lacivert rengi bulunmakta, markayı oluşturan kavisli şekillerin bir araya gelmesi bir top şeklini andırmaktayken, başvuru konusu markada ise kavisli şekillerin bir araya gelmesi neticesinde oluşan şekil tam dairesel değildir. Ancak işaretler arasındaki bu küçük farklılıklar, aralarındaki yüksek düzeyli benzerliği ortadan kaldırmaya elverişli değildir.
Uzmana göre finansal hizmetler yönünden ilgili tüketici kitlesi ortalama bir tüketici olabileceği gibi bu alanda çalışan, faaliyet gösteren, bu alan ile ilgilenen kişiler de olabilecektir. Bununla birlikte finansal etkiler yaratacak bu gibi hizmetler yönünden olağan bir tüketicinin dahi daha fazla dikkate sarf edeceği kabul edilmelidir.
Bu unsurlar bir arada ele alındığında her iki taraf markasında da yalnızca şekil unsurunun bulunması, başvuru konusu marka kapsamındaki “finansal hizmetler” emtiaları yönünden taraf markalarının aynı hizmetleri içermesi, tüketicinin, her iki işaret arasında yanılgıya düşebileceğini kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak başvuru kapsamında kalan “döviz değişimi, emlak alım satımı” hizmetleri yönünden taraf markaları arasında emtia benzerliğinin çok ilgisiz olması nedeniyle işaretler arasındaki benzerliğe rağmen tüketicinin işaretleri karıştırmayacağı şeklinde bir sonuca varıldığı görülmektedir.
İncelemeyi yapan uzman, TOTAL firmasının tescilli markası yönünden bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, itiraz sahibinin, önceki tescilli endüstriyel tasarımına dayalı gerçekleştirdiği itirazlar ile ilgili olarak da birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur.
Buna göre, markalar yönünden ortalama tüketici nezdinde yapılan karşılaştırmanın, endüstriyel tasarımlar yönünden bilgilenmiş kullanıcı gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan uzman bilgilenmiş kullanıcının, ortalama bir tüketiciden daha fazla dikkat gösteren ve ayrıntıya önem veren bir kullanıcı olduğu belirtmiştir. Uzmana göre başvuru konusu işaret bir grafik tasarımından ibarettir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcının kim olduğunun doğrudan tespiti mümkün değildir. Bu kullanıcı herhangi bir tüketici olabileceği gibi, grafik çizimine ilgisi olan bir tüketici de olabilir. Uzmana göre her iki kullanıcı kitlesi de bilgilenmiş kullanıcı olabilecektir. Ancak bununla birlikte bilgilenmiş kullanıcı, yüksek bir dikkat düzeyine sahip olması nedeniyle tasarımları çok daha dikkatli inceleyecektir.
Tasarımların birbirleri ile ilgili benzerliğini uzman, renkler ve şekiller yönünden ayrı ayrı incelemiştir. Uzmana göre TOTAL firmasına ait tescilli tasarım, mavinin tonları ile kırmızı ve turuncu renklerden oluşmaktadır. Başvuru konusu markada da yine açık mavi, kırmızı ve turuncu renkler bulunmaktadır. Sadece renkler yönünden taraflara ait şekillerin birbirleri ile çok benzer olduğu, aralarındaki farklılıkların iyi bir gözlemci tarafından dahi fark edilemeyeceği belirlenmiş ve tasarımların şekli unsurlarının karşılaştırmasına geçilmiştir.
Uzmana göre her iki marka da genel olarak üç adet kavisli şeklinde bir araya gelmesi sonucunda üç boyutlu döner bir top şekli algısı yaratmaktadır. Ancak başvuru konusu marka ile önceki tasarım arasında bazı farklılıklar vardır. Buna göre önceki tasarımda, turuncu renk, kavisli şekillerin iç kısmının renginin tasviri için kullanılmaktayken başvuru konusu markada kavisli şekillerden birinin turuncudur. Yine önceki tasarımı oluşturan kavisler bir küre algısı yaratır nitelikte iken başvuru konusu markada kavisli şekiller birbirleri ile tam olarak çakışmamakta ve bu nedenle küreden ziyade yonca yaprağı gibi bir algı oluşturmaktadır. Son olarak önceki tasarım daha geniş yüzeyli bir algı yaratırken, başvuru konusu işarette kavisli şekillerin konumlandırılması dış kısmında daha da kıvrımlı bir görüntü yaratmıştır.
Sonuç olarak her ne kadar işaretler arasında belli oranda bir benzerlik bulunmakta ise de bilgilenmiş kullanıcı algısında tasarım ile şekil markasının birbirlerinden farklı bir algı yarattıkları görüşüne varıldığı anlaşılmaktadır.
Birleşik Krallık Patent Ofisi tarafından verilen bu karar bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici açısından tasarım – şekil markası ve şekil markası – şekil markası aralarındaki benzerlik değerlendirmelerine oldukça farklı bir yaklaşım getirmektedir. Aynı işaretlerin, farklı ilkeler çerçevesinde farklı sonuçlar doğuracak şekilde değerlendirilmesi enteresan. Sonraki sürecin nasıl işleyeceğini takip edip gözlemlemek yerinde olacaktır.
Poyraz DENİZ
Kasım 2016