Günlük konuşma dilinde yabancı dillerdeki kelimeleri kullanmak birçoğumuz bakımından bir alışkanlık haline geldi. Türkçe’ye sahip çıkmak ve anadilin yozlaşmasını engellemek gibi nedenlerle bundan kaçınmaya çalışanlarımız olsa da, yabancı dillerdeki kelimelerin kullanımı ticari yaşamda da önemli bir alışkanlık halini almıştır ve birçok yabancı sözcük günlük yaşamın ayrılmaz parçası olmuştur.
Yerli başvuru sahiplerinin marka tescili için seçtikleri sözcüklere bakılınca da durum hiç farklı değildir. İngilizce kelimeleri içeren markalara neredeyse her sektörde yapılan yerli başvurularda rastlanırken, kozmetik – parfümeri – giyim sektörlerinde Fransızca kelimeleri içeren yerli başvurular, yiyecek – giyim – moda sektörlerinde İtalyanca kelimeleri içeren yerli başvurular, makine – otomotiv gibi sektörlerde ise Almanca kelimeleri içeren yerli başvurular sıklıkla görülmektedir. Bu durumun nedenlerinden birinin, yerli ürün veya hizmetler için ilgili sektörlerin dünya üzerinde lideri olan ülkelerin dillerinde markalar seçerek, ürün veya hizmetler sanki o ülke menşeiliymiş gibi bir algı yaratarak, ilgili ülkelerin itibarından bir şekilde faydalanmak olduğu da açıktır.
Ticaret ve rekabetin uzun yıllardır ulusal sınırları aştığının ve ticari yaşamı sürdürebilmek için potansiyel tüm müşterilere hitap edebilecek markalar seçmenin gerekli olduğu kabul eden benim gibiler için bu durum rahatsızlık yaratmasa da, anadil hassasiyeti gelişmiş birçok kişi bakımından yabancı dillerdeki kelimeleri içeren yerli markalar önemli bir hassasiyet noktası oluşturmaktadır.
Marka incelemesi bakımından ortaya çıkan sorun ise, ulusal ofise yapılan başvuruların çoğunun yabancı dillerdeki kelimeleri içermesi ve bunların tescil edilebilirliği incelemesinde birçok yabancı dilde tanımlayıcılık, ayırt edici nitelik incelemesinin yapılması gerekliliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu tespit veri olarak alındığında IPR Gezgini’nde yabancı ofis ve mahkemelerin kendi dillerindeki veya diğer yabancı dillerdeki tanımlayıcı sözcük veya kısaltmaları içeren başvurular hakkındaki kararlarına yer vermek bir zorunluluk olarak belirmektedir. Bugünkü yazımız da benzer içerikteki bir kararla ilgilidir.
A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne 24 Haziran 2015 tarihinde yapılan ve aşağıda görseline yer verilen başvurunun kapsamında 42. sınıfa dahil “Mimari tasarım alanında danışmanlık hizmetleri.” yer almaktadır.
Başvuru sahibi marka tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir: “Marka P harfi büyük, r ve o harfleri ise küçük harflerle yazılmış halde stilize Pro kelimesinden oluşmaktadır. O harfinin yanında büyük gölgeli bir daire yer almaktadır ve bu bir noktayı işaret etmektedir. Renk markanın bir unsuru olarak talep edilmemektedir.”
USPTO uzmanı başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder.
İtiraz hakkında verilen ve bu yazı kapsamında ele alınacak 23 Ağustos 2016 tarihli USPTO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86672373-EXA-8.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.
Başvuru sahibi itirazında markasının münhasıran tanımlayıcı nitelikte olmadığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu incelemesine tanımlayıcı markalar hakkındaki yerleşik içtihadı belirterek başlar:
“Bir terim, kullanılacağı malların veya hizmetlerin niteliğini, özelliklerini, amacını veya karakteristik özelliklerini derhal bildiriyorsa tanımlayıcıdır. Münhasıran tanımlayıcılık değerlendirmesi soyut olarak değil, talep konusu mallar ve hizmetler dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu yapılırken markanın kullanıldığı veya kullanılacağı koşullar ve markanın, malların ve hizmetlerin piyasadaki kullanıcıları üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Bir terimin alıcı kitlesi için münhasıran tanımlayıcı olup olmadığına ilişkin kanıtlar sözlükler, gazeteler veya kamuoyu araştırmaları gibi uygun kaynaklardan elde edilebilir.”
Temyiz Kurulu bu açıklamaların ardından “pro” kelimesinin anlamını araştırır. USPTO uzmanı tarafından da belirtildiği üzere “pro” kelimesi takip eden anlamlara karşılık gelmektedir:
“Profesyonel, özellikle spor alanında; girişim alanında uzman; profesyonel kelimesinin kısaltması yani uzman, bir alanda önemli beceri gösteren veya sahibi olan; kariyer anlamında bir faaliyetle bağlanmış olan.”
Bu tanımlar esas alındığında Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu marka “başvuru sahibinin mimari tasarım alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri verdiğini” göstermektedir ve bu nedenle de münhasıran tanımlayıcıdır. Başvuruda yer alan büyük nokta işareti Kurul’un bu yöndeki değerlendirmesini değiştirmemektedir, şöyle ki yerleşik içtihada göre tanımlayıcı kelimelere noktalama işaretleri eklemek tanımlayıcı bir terimi tanımlayıcı olmayan bir terim haline getirmeyecektir. Kurul, incelenen başvuruda belirtilen yerleşik yaklaşımdan farklılaşmayı gerektirir bir unsur görmemektedir, şöyle ki başvuruda yer alan nokta işareti tüketicinin marka algısını değiştirmemektedir.
Temyiz Kurulu, “pro” kelimesinin münhasıran tanımlayıcılığı konusundaki tespitini üçüncü kişilerin “pro” veya bu kelimenin simgelediği “profesyonel” kelimelerinin mimari tasarım hizmeti veren üçüncü kişilerce de sıklıkla kullanılan bir kelime olduğunu gösteren kanıtları sunarak güçlendirmiştir. Kurul, bunu ispatlamak için üçüncü kişilerin ilgili hizmetlerde belirtilen terimleri kullandığını gösterir örneklere yer vermiştir.
Başvuru sahibinin ret kararına karşı öne sürdüğü bir diğer argüman, markanın stilize yazım biçiminin başvuruyu kendiliğinden ayırt edici hale getirdiği ve dolayısıyla markanın tanımlayıcı nitelikte olmadığı iddiasıdır. Başvuru sahibine göre, başvuruda kullanılan iki ayrı ton, özel yazım fontu, tipik olmayan font ve büyüklükteki gölgeli nokta işareti gibi hususlar markayı kendiliğinden ayırt edici kılmaktadır. Başvuru sahibi markanın standart karakterlerde olmadığını, bunun ötesinde özel bir tasarım içerdiğini belirtmekte ve bu hususun marka tarifnamesinde de belirtildiğini öne sürmektedir.
Temyiz Kurulu bu yöndeki iddiayı takip eden biçimde değerlendirmiştir:
“Yerleşik uygulamaya göre, münhasıran tanımlayıcı olan ve bu nedenle de tescil edilebilir nitelikte olmayan kelimeler, kendiliğinden ayırt edici bir görsel tasarım çerçevesinde sunulduğunda, bu tasarım biçimi markayı bütün olarak tescil edilebilir hale getirebilir, ancak bunun için başvuru sahibinin tanımlayıcı kelimeler için münhasır haklardan feragat etmiş olması (disclaimer) gerekir. Bu tip durumlarda kullanılacak uygun test, harflerin stilize biçimde yazımı suretiyle tanımlayıcı kelimeden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenimin yaratılıp yaratılmadığıdır. Stilize yazım biçiminin bir markayı tanımlayıcı nitelikten kurtarmasının markaya bakanların gözüne göre değerlendirebileceğini ve mutlak surette öznel bir değerlendirme olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte kanaatimize göre, ne markanın oldukça sade biçimde blok karakterlerle yazılması ne de nokta işaretinin büyük bir top şeklinde olması, “pro” kelimesinden bağımsızlaşmış ayrı ve kendiliğinden ayırt edici bir ticari izlenim yaratmak için yeterli değildir. Bunun sonucu olarak markanın görünümü nispeten sıradandır.”
Sayılan tüm tespitler ışığında Temyiz Kurulu, başvuruyu bütün olarak kendiliğinden ayırt edici nitelikte bulmamış ve “pro” kelimesinden kaynaklanan münhasır haklardan feragat (disclaimer) edilse de markayı esas sicilde tescil edilebilir bir başvuru olarak değerlendirmemiştir.
Sonuç olarak başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.
15 Temmuz 2016’dan sonra başlayan ve halen devam etmekte olan zor ve sarsıcı günler ve gündem, IPR Gezgini’nin yazı paylaşım sıklığını etkilemiş olsa da, takip eden günlerde eski hız ve rutinimize dönebilmeyi umuyoruz. Bu yazı yeniden ısınma turlarına başlangıcımız sayılsın.
Önder Erol Ünsal
Eylül 2016
unsalonderol@gmail.com