Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE”  ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com