Kimi marka hükümsüzlük davası ile itiraz/tescil sürecinin eş zamanlı gitmediği hallerde, hükümsüzlük davası sonucu beklenmeden itiraz hakkında karar verilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda gerçek marka sahipleri aleyhine ek zaman ve emek kaybı, sanırım bazı meslektaşlarımın da başına gelmiştir. Örneğin; yurt dışında uzun süredir kullanılan, tescilli ve sektöründe ayırt edicilik kazanmış bir marka sahibi, markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istediğinde karşısına daha önceden ve çoğu zaman da kötü niyetle tescil edilmiş aynı veya benzeri marka çıktığı bir durumda, genellikle TPE’nin itiraz sonucunda verdiği son kararın iptali ile birlikte hükümsüzlük davası açılmaktadır. Ancak hükümsüzlük davası açısından zamanaşımı süresinin gündeme geldiği hallerde, TPE kararının kesinleşmesi beklenmeden itiraz dayanağı markaya karşı hükümsüzlük davası açılması gerekmektedir. İşte bu durumlarda hükümsüzlük davası ile TPE tescil/itiraz süreci eş zamanlı gitmediğinden ve esasen 556 sayılı KHK’da itiraz kararının verilmesi için itiraz dayanağı markaya karşı açılan hükümsüzlük davası sonucunun beklenmesi yönünde bir hüküm olmadığından, TPE’ce mevcut sicil kayıtlarına göre itiraz değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ancak bu durumda marka üzerindeki gerçek hak sahibi, haksız tescilin hükümsüzlük davasına ek olarak TPE kararının iptali için de ayrıca dava açma külfetine katlanmak zorunda kalmaktadır.

Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 tarihli kararı, bu gibi durumlarda aynen 556 sayılı KHK gibi Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğünde de bekletmeye ilişkin bir hüküm olmasa da, tarafların hukuki yararı ve haklı neden gereğince ulusal mahkemede açılan hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden verilen OHIM kararını iptal etmiştir. Kararın, emsal olması açısından olumlu karşılanacağını ve dikkat çekeceğini tahmin ediyorum.

Kararın Almanca metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171361&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357355 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

• 19 Ekim 2011 tarihinde İsviçre merkezli Société des produits Nestlé SA (“Nestlé”)

ALETE

        kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

• Başvuru Nice Sınıflandırmasının 5, 29, 30 ve 32. sınıflarında yer alan “tıbbi amaçlı hijyen ürünleri, diyabetik ürünler, bebek mamaları ve gıdaları, hamile ve emziren kadınlar için yiyecek ve içecek ürünleri, vitaminler, bitki özleri, yağları, gıda takviyeleri” için yapılmıştır.
• Başvuru 2 Ocak 2012 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.
• İlan edilen başvuruya Romanya merkezli Terapia SA, (“Terapia“) 5. sınıftaki mallar için  itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak Romanya’da 5. sınıfta yer alan “ecza ve veteriner ürünleri, gıda takviye ürünleri, tıbbi hijyen ürünleri, diyabetik tıbbi ürünler, bebek mamaları” için daha önceden tescili

ALETA

          kelime markası gösterilmiştir.

• İtiraz, OHIM İtiraz Bölümü tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 maddesine göre 5. sınıftaki mallar için kabul edilmiştir.
• 19 Haziran 2013 tarihinde  Nestlé itiraz kararının kaldırılması için OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. OHIM Temyiz Kurulu da itirazı reddetmiştir.
• 3 Aralık 2013 tarihinde  Nestlé yetkili Romanya mahkemeleri huzurunda itiraza dayanak markanın, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç haricinde, içerdiği diğer mallar için yasal süresi içinde marka olarak kullanılmadığı iddiası ile marka hükümsüzlük davası açmıştır.
• 10 Aralık 2013 tarihinde  Nestlé, OHIM’e itiraz dayanağı olarak gösterilen markaya karşı Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasını bildirerek, itiraz sürecinin hükümlülük davası sonuçlanıncaya bekletilmesini talep etmiştir.
• OHIM Temyiz Kurulu, bekletme talebini dikkate almamış ve  Nestlé’nin iddialarının aksine, önceki marka sahibi firma Terapia’nın sunduğu belgeler ile yasal süreler içinde markasını geçerli şekilde kullandığını ispatladığını tespit etmiştir.  Bunun yanı sıra OHIM, itiraz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına karar vermiştir.

Nestlé konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı Nestlé’ye göre OHIM markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde hataya düşmüştür. Bunun yanı sıra Davacı Nestlé, Romanya’da itiraz dayanağı markanın hükümsüzlüğü için açtığı davanın sonucunu beklemeden OHIM’in karar vermesinin 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c)[1] maddesine aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme öncelikle 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c) maddesinin somut davada uygulama imkânının; OHIM’ın itiraz sürecini Romanya’daki dava sonuçlanıncaya kadar bekletmede hukuki bir yarar olup olmadığı hususunu incelemiştir. Mahkeme, şimdiye kadarki kararlara göre taraflardan herhangi birinin talebi halinde otomatik olarak bu sürecin durmayacağı belirtmekle beraber, haklı bir neden ve daha üstün bir hukuki yararın bulunması halinde OHIM’in ulusal mahkemedeki yargılama sonucuna kadar itiraz sürecini bekletebileceğini belirtmiştir.[2] Bu durum, OHIM’in daha üstün bir hukuki yarar nedeniyle itiraz sürecini bekletmesi halinde vereceği kararın mahkeme denetimden muaf olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu durumda kararın denetimi sadece usuli denetim ile sınırlı kalacaktır.

Somut olayda OHIM, Romanya’daki hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden karar vermiştir. OHIM’e göre Davacı Nestlé, daha önceki markanın Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için markasal kullanıldığı hususunu, ne itirazında ne de Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasında ihtilaf konusu yapmıştır. Dolayısıyla OHIM 5. sınıf için itiraz dayanağı markanın, markasal kullanıldığı tespitine varmıştır.

Ancak Mahkemeye göre bu tespit, itiraz dayanağı markanın 5. sınıfta yer alan “tüm” mallar için marka olarak kullanıldığının ispatı için yeterli bir delil oluşturmamaktadır. Keza OHIM kararında bu yönde bir tespiti haklı kılan hukuki bir gerekçe de bulunmamaktadır.  Kaldı ki her ne kadar Parkinson ilacı ile diğer hijyen ürünleri, beslenme takviye ürünleri, bebek gıdası, şeker hastaları için ürünleri gibi ürünlerin üretim, satış, pazarlama yolları benzer olsa bile, Nestlé’nin, Parkinson hastalığı tedavisi ilacı için itiraz dayanağı markanın kullanıldığını ihtilaf konusu yapmaması hususunun, diğer tüm ürünler için kullanıldığına ilişkin tek başına delil olarak kabulü söz konusu olamaz.

Sonuç olarak, Mahkemeye göre OHIM’in sadece tek ürün için itiraz dayanağı markanın kullanımına itiraz edilmediği hususundan yola çıkarak, Romanya’daki davanın sonucunu beklemede hukuki yarar olmadığı yönündeki tespiti yerinde değildir. OHIM bekletme kararını, haklı bir hukuki gerekçeye dayandıramadığı gibi, tarafların menfaatlerini adil şekilde göz önüne almamıştır.

OHIM’in 207/2009 sayılı Tüzükte, bir hükümsüzlük veya terkin davası için itiraz sürecini bekletmeye dair hüküm olmaması yönündeki savunması da, Mahkemenin yukarıdaki belirtilen hükmünü etkilemediği belirtilmiştir.

Mahkeme OHIM kararının yerinde olmadığından iptali ile birlikte, somut olayda bu kararı değiştirecek bir mahkeme kararı tesisi için dosyada yeterli bilgi ve belge bulunmadığını da tespit etmiştir. Mahkeme ancak dosyada yeterli delil bulunması halinde karar verebileceğine hükmettiğinden, Davacının diğer iddiaları açısından karar vermemiştir.

Her ne kadar 556 sayılı KHK’da bekletici meseleye ilişkin bir hüküm olmasa da davaların en az giderle ve süratle sonlandırılmasını öngören evrensel “usul ekonomisi ilkesinin” getirdiği hukuki yararın TPE tarafından da göz önünde tutulması gerektiğini, bu nedenle beklentilerin yüksek olduğu yeni marka kanununda TPE’ye bu yönde yetki veren bir düzenlemenin de yer alması gerektiği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Aralık, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] “The Office may suspend opposition proceedings: (a) where the opposition is based on an application for registration pursuant to Article 8 (2)(b) of the Regulation until a final decision is taken in that proceeding, (b) where the opposition is based on an application for registration for a geographical indication or designation of origin under Council Regulation (EEC) No 2081/9224 until a final decision is taken in that proceeding, or (c) where a suspension is appropriate under the circumstances.”

[2] 25 Kasım 2014, Royalton Overseas/HABM – S.C. Romarose Invest [KAISERHOFF], T‑556/12