Sınai Haklar konusunda İngiltere İhtisas Mahkemesi, Société des Produits Nestlé SA’nın (“Nestlé”) yaptığı Kit Kat çikolata şekil başvurusu

ile ilgili olarak öne gelen dosyada, Avrupa Birliğinin 2008/95 sayılı Birlik Üyesi Ülkelerin Marka Mevzuatlarının Uyumlulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün davayla ilgili maddelerinin yorumu hakkında AB Adalet Divanından ön görüş istemiştir.

Adalet Divanının 16 Eylül 2015 tarihli C‑215/14 kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=746595+ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle İngiltere İhtisas Mahkemesinin ön görüş istediği 2008/95 sayılı Tüzüğün konuyla ilgili maddelerinden yazının başında bahsetmekte fayda görüyorum. Birliğin 2008/95 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi şayet bir marka, bir işletmenin ürünlerini diğer bir işletmenin ürünlerinden ayırt edebiliyorsa şekillerden de oluşabilir düzenlemesini içermektedir. Aynı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre bir marka ayırt edici karaktere sahip değilse ve (e) fıkrasına göre de bir marka (i) içerdiği malın özgün doğal şeklini, (ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekli ve (iii) mala asli değerini veren şeklini içeriyorsa tescil başvurusu reddedilir. Yine aynı Tüzüğün 3/3 maddesine göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici karakter kazanmışsa 3/1 (b), (c) ve (d) maddelerine göre tescili reddedilemez.

Ön Görüş istenilen olayın tarihçesi kısaca:

• Dava konusu ürün ilk olarak 1935 yılında İngiltere’de Rownree&Co Ltd. tarafından “Rowntree’s Chocolate Crisp” adı altında piyasaya çıkmıştır. 1937 yılında ise adı “Chocolate Crisp Kit Kat” olarak değiştirilmiş ve “Kit Kat” olarak kısaltılmıştır. 1988 yılında Rowntree plc şirketi Nestlé tarafından satın alınmıştır.
• Uzun süre ürün 2 kat halinde, iç kaplamada gümüş renkli folyo, dış kabında ise kırmızı ve beyaz logolu “Kit Kat” kelimesinin yer aldığı kâğıt ile paketlenerek satılmıştır. Ancak şu anda aynı logonun yer aldığı tek kat paketleme ile satılmaktadır.  Logonun her ne kadar zamanla değişime uğradığı gözükse de, büyük değişim söz konusu olmamıştır.
• Ürün şekli de 1935’den beri hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan kalmıştır. Ürünün şekli ve paketi halen şu şekildedir:

          Her bir parmak üzerine, ‘Kit Kat’ kelimesi basılmıştır.

• 8 Temmuz 2010 yılında Nestlé İngiltere’de aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.

•  Başvuru, ürünün şu anda üzerine basılı “Kit Kat” kelimesi içermeden yapılmıştır.
•  Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında yer alan “çikolata ve çikolata ürünleri, pastacılık ürünleri, bisküviler, kekler…” için yapılmıştır.
•  İngiltere Sınai Haklar Ofisi başvuruyu kabul etmiştir ve ilana çıkarmıştır.
•  28 Ocak 2011 tarihinde Cadbury UK Ltd. şirketi, başvuruya 2008/95 sayılı Tüzüğün 3(1)(b), 3(1)(e)(i) ve (ii), 3(3) maddelerine göre itiraz etmiştir.
•  20 Temmuz 2013 tarihinde İngiltere Sınai Haklar Ofisi uzmanı başvuruyu ayırt edici karakteri olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt ediciliği kazanmadığından dolayı reddetmiştir. Uzmana göre başvurunun içerdiği “temel kare dilim şekli” kek ve pastalar için malın özgün doğal şeklini göstermektedir. Yine uzmana göre, 4 tane dilimin yan yana gelmek için içerdikleri uzunluk ve derinlikler ise teknik zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
• 18 Temmuz 2013 tarihinde Nestlé söz konusu karara karşı, İngiltere İhtisas Mahkemesinde itiraz dosyalamıştır. Nestlé karardaki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı tespiti ile başvurunun malın özgün doğal şeklini ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğu tespitlerinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.
• İngiltere İhtisas Mahkemesi önüne gelen olayda, Tüzüğün ilgili maddelerinin uzman tarafından doğru şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespiti için ön görüş almak üzere dosyayı Birlik Adalet Divanı’na göndermiştir.

Mahkeme öncelikle 2008/95 sayılı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre üç boyutlu şekillerin tescil şartını ve 3/1 (e) maddesindeki tescil yasağı kapsamını tekrarladıktan sonra, Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giren bir şekil için aynı maddenin 3/3 maddesine göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ileri sürülemeyeceğini tespit etmiştir. [1] Mahkemeye göre, Yerel Mahkemenin cevaplanması istediği sorulardan bir tanesinin cevabı şudur: Şayet bir işaret/şekil Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giriyorsa, söz konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını analiz etmeden o işaretin tescilinin reddedilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Mahkeme ilk sorunun cevabının ardından, Yerel Mahkemenin ön görüş talebi kapsamında Tüzüğün 3/1 (e) maddesindeki tescil yasaklarının yorumuna geçmiştir. Mahkemeye göre Tüzüğün 3/1 (e) maddesi, kamu yararı gözetilmesi neticesinde, yasak kapsamındaki bir işaretin/şeklin marka olarak kullanılması suretiyle bir işletmenin rakipler karşısında tekel yaratmasının engellenmesi için düzenlenmiştir. Tüzüğün bu fıkrasında düzenlenen her yasak, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalı; somut işaret her biri açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre Mahkeme, maddedeki yasaklardan birinin mevcut olduğuna dair yeterli neden varsa, o işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini tespit etmiştir. Bazı hallerde bir işaret maddedeki tüm yasakları aynı anda barındırabilmekteyken, bazı hallerde ise sadece tek neden red sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemeye göre Yerel Mahkemenin bu maddenin yorumu ile ilgili sorduğu soruya cevaben, söz konusu işaret en az bir engeli tam olarak içeriyorsa tescili reddedilebilecektir.

Mahkeme son olarak Yerel Mahkemenin Tüzüğün 3/1 (e) (ii) maddesinde yer alan “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” düzenlemesinin yorumuna ilişkin sorusunu incelemeye geçmiştir. Yerel Mahkeme bu maddeye göre “teknik sonuç” tescil yasağının, o malın işlevi ile ilgili konulara mı yoksa üretimi ile ilgili konulara mı uygulanacağını sormuştur. Mahkeme madde lafzının sadece “teknik sonuca” işaret ettiğini, malın üretilmesi sürecinden bahsetmediğini belirtmiştir. Eğer madde lafzına göre yorumlanacaksa tescil yasağının malın işlevi ile ilgili konular göz önüne alınarak verilmesi gerecektir. Keza, maddenin düzenlenişinin altında yatan kamu yararı açısından da ilgili mal için tekelin önlenmesi istendiğinden ve tüketiciler teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden, maddenin yorumlanmasında son tüketicilerin göremediği söz konusu malın üretim süreci değil, işleviyle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Yerel Mahkemenin maddede yer alan “teknik sonuç” teriminin uygulama alanının yorumu için sorduğu sorunun cevabında Mahkeme; malın üretim sürecinin değil, malın işleviyle ilgili konuların dikkate alınacağını belirtmiştir.

Mahkeme birinci soruyla ilgili verdiği cevaba ek olarak şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: Bir işaretin Tüzüğün 3/3 maddesine göre kullanım sonucu marka olarak ayırt ediciliğinin tespitinde; markanın geleneksel ana işlevini yerine getirip getirmediği yani hitap ettiği tüketiciler açısından hangi işletmeden kaynaklandığını gösterip göstermediği değerlendirmesi yapılmalıdır. İşaretin/şeklin marka olarak kullanım sonucu ayırt ediciliği, tescilli bir markanın bir unsuru olarak kullanılarak kazanılabileceği gibi, tescilli marka ile bağlantılı olarak bağımsız kullanım sonucu da kazanılabilir. Her iki halde de önemli olan, başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi açısından içerdiği malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme işlevini kazanıp kazanmadığıdır. Somut olayda Mahkeme tarafından,  dava konusu şeklin hitap ettiği tüketiciler için ister tescilli bir markanın bir parçası olarak, ister tescilli marka ile bağlantılı olarak “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığı hususunun başvuru sahibi tarafından ispatı gerektiğine işaret edilmiştir.

İngiltere İhtisas Mahkemesine iletilen bu ön görüşten ben özetle şunu anladım: Genel Mahkeme İngiltere Mahkemesine başvurusu yapılan şekli, malın üretim sürecini hesaba katmaksızın sadece tüketiciye sunulan son ürün açısından ele almasını ve bu şeklin Tüzüğün 3/1 (e)/(i),(ii),(iii) maddesindeki tescil yasakları kapsamına girip girmediğine bakmasını istiyor. Değerlendirme sonucuna göre;

• Eğer bu kapsama giriyorsa, ilk cevabında belirttiği gibi artık kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti aşamasına geçmesi hiç gerekmeyecek. Zira bu kapsamdaki bir şekil, kamu yararı nedeniyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz.
• Ancak son ürün şekli açısından tescil yasağı yoksa başvurusu yapılan şekil, Tüzüğün 3/1 (b) maddesi anlamında “ayırt edici karakterden yoksun” kategorisine girecek ki bu ikinci aşamaya geçilmesi yani Tüzüğün 3/3 maddesine göre red nedenini bertaraf eden “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığının tespitine bakılması anlamına geliyor. Bu noktada da ön görüşe göre başvuru sahibinden şeklin, tüketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ispatı konusunda bilgi ve belge sunması beklenmektedir.

Çikolata dünyasının merakla beklediği kararlardan bir tanesi olan bu kararı, bizler de takip edeceğiz ve ön görüş doğrultusunda çıkan karardan sizleri haberdar edeceğiz.

Gülcan  Tutkun Berk,

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Philips, C‑299/99 ve Linde and Others, C‑53/01, C‑55/01 kararları.