Kullanılmayan veya kullanılması olası olmayan mal ve/veya hizmetler için marka tescil ettirmek suretiyle, marka sicilini kullanılmayan mal ve hizmetlerle dolu bir çöplüğe dönüştürme pratiği ülkemizde yerleşik hale gelmiştir. Bu tip kullanılmayan markalar, sonraki dönemlerde iyi niyetli üçüncü kişilerin yeni marka tescil başvurularının reddedilmesine gerekçe teşkil ederek, ilana itirazlara gerekçe gösterilip gereksiz iş hacmi yaratarak ve kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davalarına konu olup mahkemelerin iş yükünü artırarak, her aşamada sorunlara ve verim kaybına neden olmaktadır.
Kullanılmayan mal ve hizmetlerin tescili sonrasında yaşanan problemler, sadece Türkiye’ye özgü değildir. Problem Avrupa’da da yaşanmaktadır ve sorunun nedenlerinin tespitinin yanısıra, çözüm olarak geliştirilecek stratejiler de tartışılmaktadır. Problemin en net biçimde tanımlandığı ve tartışıldığı sayısal verilere dayalı rapor, 25 Ağustos 2015 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) tarafından yayınlanmıştır. “Avrupa’da Markaların Yığılması ve Kullanılmaması (Cluttering and Non-use of Trade Marks in Europe)” başlığını taşıyan rapora https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/455252/TM-cluttering-report.pdf bağlantısından erişim mümkündür. UKIPO raporu, Georg von Graevenitz, Richard Ashmead ve Christine Greenhalgh isimli alan uzmanlarına (akademisyen ve marka vekili) hazırlatmıştır. Soruna ilişkin nedenlerin, yasal çerçevenin, niceliksel – niteliksel verilerin ve tespitlerin ve vekil görüşlerinin yer aldığı rapor kanaatimizce örnek bir çalışma niteliğindedir ve dikkatle değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
Raporda yer alan tespitleri ve sonuçları burada özetlemek yerine raporu öncelikle okuyucularımızın inceleyip değerlendirmesini tercih ediyor ve ulaştıkları sonuçları zihinlerinde Türkiye’ye de uyarlamalarını umuyoruz.
Ülkemizde, aynı problemin dramatik boyutlara ulaştığı ve marka incelemesinin büyük oranda, “hiç kullanılmayacak malları / hizmetleri içeren markalara karşı, hiç kullanılmayan malları / hizmetleri içeren markalarca yapılan itirazları değerlendirme” şeklinde bir hayali oyununa dönüşmekte olduğu ortadadır. Bu haliyle, 12. sınıf için marka tescil başvurusu yapan her başvuru sahibinin hava taşıtlarını, trenleri, 9. sınıfta başvuru yapan her kişinin bilgisayarları tescil ettirdiği, ancak gerçek yaşamda böyle markaların var olmadığı ülkemizde, konu hakkında bazı tedbirlerin alınması gerektiği açıktır. Şöyle ki, vardığımız noktada fantezi dünyalarda geçen TV dizilerinin gerçeklikle bağlantısı, Türkiye’deki marka tescil başvurularının mal listesi kapsamlarının gerçeklikle bağlantısıyla neredeyse eşit durumdadır.
Marka tescil başvurusu hazırlayıp müşterilerini yönlendiren marka vekili ve avukat okuyucularımızın konuyu gerçeklik ve gerçekçi kullanım niyeti perspektiflerinden değerlendirip, aşağıda yorumlar bölümünde görüşlerini paylaşmalarından IPR Gezgini memnuniyet duyacaktır.
Önder Erol Ünsal
Ağustos 2015
Kulanılmama kriterinin esasen 8/1-b maddesi uyarınca “iltibas ihtimali” incelemesinde uygulanması gerektiğini düşünüyorum.
Bir marka, ancak kullanıldığı mal ve hizmetler yönünden bir başka marka ile karıştırılabilir. Bunun istisnası ancak “tanınmış markalar”dır.
Madde metninde yer alan “Halk arasında karıştırma ihtimali” aslında bu incelemenin yapılmasını gerekli kılıyor kanaatindeyim. Çünkü “halk” bir emtia üzerinde bir markayı görmeli ki, sonradan başvurusu yapılan marka ile karıştırabilsin.
Uygulamada, markanın tescilli olması yeterli sayılıyor. Bu durum marka sahiplerini, kullanmayacakları yüzlerce emtiayı 300-500-TL fazla ödeyerek tescil ettirmeye, böylece markanın koruma kapsamını genişletmeye itiyor.
Eğer markanın bilinirliği var ise diğer şartların da varlığı halinde zaten farklı emtialar bakımından korunuyor. Ancak ülkemizdeki marka sahipleri, sınıf kapama ücretlerini ödeyerek markalarını tüm sınıflar bakımından tescil ediyorlar. Böylece milyonlarca dolar yatırım yaparak bilinir hale gelmiş bir çok markadan daha kapsamlı bir koruma elde etmiş oluyorlar. Üstelik marka kullanım süresinin sonuna doğru küçük bir ibare ya da şekil eklemesi ile yeniden başvuru yaparak “5 yıllık kullanmama nedeniyle iptal” yaptırımından da kaçabiliyorlar.
Bu sebeple mutlaka ve mutlaka “iltibas ihtimali” incelemesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, yalnızca marka korumasını genişletmek adına tescil ofisleri “kullanılmayan markalar çöplüğü” olacaklardır.
Markanın kullanılmamasından kaynaklanan iptal yaptırımını, TPE’ye, mahkemelere ya da farklı bir kuruma vermek ya da iptal imkanını kolaylaştırmak, bence tali bir çözümdür. İnsanları, kullanmayacakları halde bir markayı, bir çok sınıfta tescil ettirmenin cazibesini ortadan kaldırmak daha isabetli olacaktır.
Saygılarımla
Av. Eray İnceoğlu
Eray Bey değerlendirmeniz için teşekkürler.
Sizin de bildiğinizi tahmin ediyorum, gene de açıklama mahiyetinde yazıyorum ve sistemini ödünç aldığımız Topluluk Markası sistemi çerçevesinde değerlendirme yapmaya çalışacağım.
Bahsettiğiniz içerikte düzenlemenin benzeri Topluluk Markası Tüzüğü’nde (madde 42(2)) mevcut ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, başvuru sahibi istediği takdirde itiraz gerekçesi markanın kullanımının kanıtlanması talep edebiliyor. Bununla birlikte kullanım kanıtı, ancak itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana 5 yıl geçmişse söz konusu oluyor ve bu tip bir durumda itiraz sahibi kullanımı kanıtlayamazsa ilana itiraz reddediliyor.
İtiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana 5 yıl süre geçmemişse, kullanım kanıtının talep edilmesi ise mümkün değil. Bu düzenleme, markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kullanılması zorunluluğu ile bağdaşan ve markayı bir yatırım olarak değerlendiren genel perspektifle de uyum gösteriyor.
Dolayısıyla, karıştırılma ihtimali değerlendirmesini kullanım şartına bağlamak, 5 yıldan kısa süreli tesciller için Topluluk Markası sisteminin genel mantığı ile bağdaşmayabilir. Buna karşın, 5 yıldan uzun süreli tescilli markaların gerekçe gösterildiği itirazlar bakımından sizinle aynı fikirdeyim ve marka mevzuatına bu yönde bir hüküm eklenmesini zorunlu olarak görüyorum.
Çözüm yöntemlerinden birisinin marka iptali prosedürlerinin basitleştirilmesi ve idari yollarla marka iptali düzenlemesinin getirilmesi olduğu görüşündeyim.
Umarım bu sorun kalıcı yöntemlerle kısa sürede çözülebilir.
Saygılar,
Önder E. Ünsal
Önder bey, cevabınız için çok teşekkür ederim.
Düşüncelerinize ve Topluluk Marka Sistemine sonsuz saygılarımı iletiyorum.
Ancak, markanın yatırım olarak ele alındığı bir sistem, kanaatimce uygun değildir. Yatırım marka tescili odaklı değil, marka yaratma (kaliteli üretim, dağıtım, tanıtım vs.) odaklı olmalıdır düşüncesindeyim.
Ülkemizin konuya bakış açısını anlatması bakımından şöyle bir açıklama yapmak gerekirse; TPE online araştırma sitesi üzerinden, Türk Menşeli tanınmış markalara baktığımızda, ilgili ilgisiz onlarca sınıf ve yüzlerce emtia için tescilli olduklarını görüyoruz. Yani “tanınmış marka” korumasından yararlanan markalar dahi, sınıf kapatma yoluna giderek, yatırımdan ziyade markalarını en geniş şekilde koruma çabası içine girmektedirler.
Bu durum marka hukukunun özüne uygun görünmemekle birlikte, Topluluk Marka Sistemine ve mevcut yasal düzenlemelere uygundur.
İptal prosedürleri basitleştirilse de ilk yorumumda bahsettiğim şekilde markanın unsurlarında küçük değişiklikler ya da yazım karakterindeki değişiklikler ile yapılan yeni başvurular ile 5 yıllık kullanım süresi çok kolay manipüle edilebilir niteliktedir.
Bu yüzden benzerlik itirazı için “kullanım şartı” olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için belki makul bir süre öngörülebilir. 1 yıl ya da günümüz şartlarında bir markanın kullanımı için makul bir süre olmalıdır.
Bir fikir olarak, bu süre zarfında kullanımını ispatlayamayan markanı itirazı reddedilebilir. Bu durumda marka kullanılmadığı için “zayıf marka” gibi kabul edilebilir. Bu durumda sonradan başvurusu yapılmış marka ile birlikte sicilde yer alabilirler.
Bu tip bir düzenleme, markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde kullanılması zorunluluğu ile bağdaşmaz nitelikte değildir. Marka 5 yıl kullanılmaz ise yine iptal yaptırımı ile karşılaşabilir. Ancak örneğin 1 yıl (ya da makul bir süre) kullanılmaz ise “zayıf marka” olarak kabul edilerek itiraz imkanı kısıtlanabilir.
1 yıl kullanılmayan marka, “piyasada bir başka marka ile var olmayı kabul ediyor” diye düşünülebilir. 5 yıl kullanılmayan marka ise “piyasada var olmak istemiyor” şeklinde düşünülebilir.
Sorunun kalıcı çözümü için dileklerinize katılıyorum.
Saygılarımla
Eray İnceoğlu
Eray Bey,
Vakit ayırıp görüşlerinizi paylaştığınız için tekrar teşekkürler.
Değerlendirmeniz ve öneriniz bence de dikkate değer. Özellikle, başvurudan itibaren 1 yıl içerisinde kullanılmayan markalara ayrı bir statü verip, onlara dayalı itirazları kullanım şartına bağlamak üzerinde düşünmeye değer bir fikir.
Bununla birlikte, Türk dış politikasının genel hedefinin AB standartları ile uyum (herhalde halen öyledir) olduğu dikkate alındığında, ben Topluluk Markası sisteminin genel ilke ve uygulamalarından çokça uzaklaşmamak ve Direktif ve Tüzük çerçevesinde çözümler aramak gerektiği görüşündeyim. Bu da beni ilk yorumumda yansıttığım değerlendirmeye götürüyor.
Konu hakkında çeşitli ortamlarda dile getirilen bir diğer düşünceyse; Türk ulusal uygulaması niteliğindeki alt gruplara dayalı ücretlendirme sistemi getirmek, yani sınıf başı ücretlendirme yerine alt grup başına ücretlendirme yapmak. Bunun bir diğer versiyonuysa, Çin’de uygulanan mal ve hizmet kalemi sınırı koyup, örneğin 10 -15 kalem mal veya hizmetten fazla her mal veya hizmet için ek ücret almak şeklinde bir uygulama. Bunlar hakkında bir avukat ve/veya marka vekili olarak yorumunuz ne olur?
Soru yanıtlamak isteyen herkese yöneliktir, yorum yapan ve düşüncelerini ifade edenlere şimdiden teşekkür ederim.
Önder E. Ünsal