“Ülkemizde yürürlükte bulunan marka mevzuatı ile çerçevesi çizilen marka incelemesi sistemi içerisindeki en olumsuz nokta nedir?” sorusuna benim vereceğim yanıt, fazla tereddüt etmeksizin “aynı tür mal / hizmet” kavramı ve bu kavramın nasıl uygulanacağını düzenleyen “Mal – Hizmet Tebliği” olur. Hangi sistemden etkilenilerek yürürlüğe konulduğunu anlamanın mümkün olmadığı tebliğ yapısı, aynı tür veya benzer mal / hizmet tespitini aynı sınıf içerisinde yer alan aynı gruplara indirgeme riskini yanında getirmektedir ve çoğu durumda bu risk realize olmaktadır. Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin ne şekilde incelenmesi gerektiği hakkında sitede önceden yazdığım çok sayıda yazı bulunduğundan, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmekten kaçınacağım, bununla birlikte konuyla ilgilenenlerin http://iprgezgini.org/category/nice-siniflandirmasi-mallarin-ve-hizmetlerin-uluslararasi-siniflandirmasi/ bağlantısından erişilebilecek yazıları incelemeleri mümkündür.
Bu yazı kapsamında inceleyeceğimiz konu, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 03/02/2015 tarihinde verilen “THE LAFAYETTE” kararı çerçevesinde incelenen “sandviçler” ve “sebze salataları” mallarının birbiriyle bağlantısıdır. Karar metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85862485-EXA-8.pdf bağlantısından incelenmesi mümkündür.
“The Express Cafe & Bakery, LLC dba Goose Feathers” firması 28/02/2013 tarihinde, standart karakterlerde yazılı “THE LAFAYETTE” kelime markasını “sandviçler” malı için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.
USPTO uzmanı, başvuruyu “sebze salataları” mallarını kapsayan “LAFAYETTE” markası ile karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
Açıklamalara geçmeden önce; USPTO’nun da tıpkı TPE gibi benzer markalar bakımından resen ret incelemesi yaptığı (yani 7/1-(b) bendinin eşdeğeri bir incelemeyi ilana itiraz olmaksızın resen yaptığı), ancak malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Tebliğ veya benzeri bir listeyle bağlı karar vermediği, malların ve hizmetlerin benzerliğini vaka bazında incelediği ve Nicé sınıflandırmasına göre “sebze salataları”nın 29. sınıfta, “sandviçler”in ise 30. sınıfta yer aldığı belirtilmelidir. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağı üzere, TPE önüne aynı vaka gelmiş olsaydı, malların farklı sınıflarda yer alması gerekçesiyle, malların aynı tür, benzer veya bağlantılı olmadıkları kararını peşinen verecek ve başvuruyu ilan edecekti. Buna karşın, USPTO uzmanı, malların sınıfları farklı olsa da malları bağlantılı mallar olarak değerlendirmiş ve başvuruyu reddetmiştir. USPTO Temyiz Kurulu’nun karar hakkındaki değerlendirmesi ise aşağıda yer almaktadır.
Temyiz Kurulu, ilk olarak markaların benzerliği hususunu değerlendirmiştir. Kurul’a göre, başvuruda yer alan “THE” ibaresinin, ticari kaynak gösterme gücü bulunmamaktadır ve dolayısıyla “THE LAFAYETTE” markasının “LAFAYETTE” markasından ticari kaynak gösterme kapasitesi bakımından farkı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, markaların birbirleriyle görsel olarak neredeyse aynı olduklarını kabul etmek gerekmektedir.
Malların benzerliği değerlendirmesine geçmeden önce; markalar arasındaki benzerlik derecesi yükseldikçe, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, malların benzerlik derecesinin yüksekliğine olan ihtiyacın azaldığı ilkesinin hatırlatılması gerekmektedir.
“Bu vakada olduğu gibi, başvuru sahibinin markası önceki tescil sahibinin markası ile neredeyse aynı ise, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için, mallar arasında yalnızca kabul edilebilir (tutarlı) bir bağlantının bulunması yeterli olacaktır.” (Re Thor Tech Inc. 90 USPQ2d, 1636 – The Wave – Wave kararı).
Buna ilaveten, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için başvuru ve önceki tescil sahibinin mallarının aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olmasının şart olmadığı da belirtilmelidir. Bu sonuca varabilmek için, malların ve/veya hizmetlerin bir şekilde bağlantı olması veya pazarlanmalarına ilişkin şartlar nedeniyle aralarında, aynı ticari veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldikleri yanlış inancına yol açabilecek bir ilişki kurulması yeterlidir.
USPTO uzmanının, “sandviçler” ve “sebze salataları” malları arasında bağlantı kurarken dayandığı kanıtlardan birisi, her iki malı da bünyesinde birlikte barındıran 5 adet üçüncü taraf tescilinin varlığıdır. Temyiz Kurulu içtihadına göre, malları bir arada barındıran ve ticarette kullanıma dayanan üçüncü kişi tescillerinin varlığı, malların veya hizmetlerin aynı ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet edebilir.
Kanaatimizce, Türkiye’de neredeyse her başvuru Tebliğ’in ilgili sınıfındaki tüm malların veya hizmetlerin kopyalanıp yapıştırılmasından ibaret olduğundan ve Enstitü sicili kullanılmayan mallar ve hizmetlerle dolu bir depoya dönüşmüş olduğundan, üçüncü kişi tescillerinin varlığının Türkiye’de ciddi bir delil teşkil etmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, belirtildiği üzere bu durum A.B.D.’nde ciddi bir delil niteliğindedir. Temyiz Kurulu, uzmanca gösterilen ve inceleme konusu malları birlikte içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı hususunu, sandviçler ve sebze salataları mallarının tek bir ticari kaynaktan geldiğine delil teşkil edebilecek nitelikte bir durum olarak değerlendirmektedir.
Başvuru sahibi, sebze salataları ve sandviçler mallarının farklılıklarını ortaya koyarak, malların benzer veya bağlantılı olmadığını savunmuştur. Başvuru sahibine göre, sandviçler ekmek içeren ve ana yemek niteliğindeki mallar iken, sebze salataları genellikle yan yemek (meze) niteliğindedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’na göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için malların aynı veya rekabet eder nitelikte mallar olması şart değildir. Kaldı ki, inceleme uzmanı sebze salatalarının ana yemekler gibi pazarlandığını gösterir kanıtlar da sunmuştur.
Önceden paketlenmiş sandviçler veya salatalar marketlerde de satışa sunulabilir, yani bu tip ürünlerin mutlak surette restoranlarda sunumu zorunlu değildir. Başvuru sahibi bu durumu kabul etmekle birlikte, ürünlerin marketlerin farklı bölümlerinde satışa sunulduğunu öne sürmektedir. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin bu görüşünün gerçekçi olmadığı kanaatindedir, şöyle ki bu ürünlerin hangi nedenle aynı soğutucu dolapta satışa sunulmadığını gösteren kanıtlar bulunmamaktadır.
Temyiz Kurulu, sayılan tüm nedenlerle “sandviçler” ve “salatalar” mallarının bağlantılı mallar oldukları yönündeki tespitin yerinde olduğu görüşündedir.
Kurul’a göre, gerek sandviçler gerekse de salatalar ucuz ürünlerdir ve tek bir öğünü oluşturmaları nedeniyle, kimi zaman birbirlerinin yerine de tüketilebilmektedir. Bunun sonucu olarak, bir soğutucu dolaptan önceden paketlenmiş sandviç veya salata alırken tüketicilerden, markaları dikkatlice incelemelerini beklemek yerinde olmayacaktır. Hele ki, inceleme konusu markaların neredeyse aynı olmaları hususu göz önüne alındığında, tüketicilerin alışveriş esnasında, markaların birisinde ek olarak “THE” ibaresinin yer almasından kaynaklanan farklılığı algılayamamaları çok olası olacaktır.
Başvuru sahibi, “CAFE LAFAYETTE” ibareli bir markanın “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.” için üçüncü bir taraf adına tescilli olmasından ve bu hizmetlerin sebze salataları mallarına, sandviçlerden daha yakın olduğundan hareketle, bu markanın tescil edilmiş olmasının, başvuru ile ret gerekçesi marka arasındaki karıştırılma ihtimali tespitinin yerindeliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir. Temyiz Kurulu, söz konusu üçüncü kişi markası tescil edilirken uzmanın hangi görüşten hareket ettiğini bilmemektedir, şöyle ki belirtilen marka inceleme konusu vakada değerlendirmeye konu değildir. Bununla birlikte Kurul’a göre, “LAFAYETTE” ibareli bir markanın tescil edilmiş olması, Ofis’in benzer markalar hakkında aynı kararı vereceği yönünde bir politikanın varlığını gösterir nitelikte bir husus değildir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da haklı görülmemiştir.
Temyiz Kurulu yukarıda sayılan tüm nedenler çerçevesinde, başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.
USPTO Temyiz Kurulu’nun “LAFAYETTE” kararı, daha önceden de çok kez belirttiğimiz üzere, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin benzerliği konusunda Nicé sınıflandırmasında aynı sınıf içerisinde bulunma gibi bir ön şartla bağlı olarak karar vermediğini ve bu yorumun resen benzerlik incelemesi aşamasında da geçerli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk marka incelemesi sistemini şablonlara indirgeyen ve incelemeye “yorum – uzman katkısı” unsurunun katılmasını sınırlayan en önemli unsur konumundaki, Mal – Hizmet Tebliği ile belirlenen alt gruplar çerçevesinde aynı tür hatta benzer mal ve hizmetleri tespit etme uygulaması devam ettiği sürece, kanaatimizce incelemeden her zaman gerçekçi sonuçlar beklemek yerinde olmayacaktır.
Önder Erol Ünsal
Şubat 2015