IPR Gezgini’nde geçtiğimiz aylarda yayınladığım birkaç yazıda, marka hukukunda müktesep hak meselesi hakkında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi uygulaması ve A.B.D. mahkeme kararları hakkında bilgi vermiştim.
Konu hakkındaki; “A.B.D. Uygulamasında Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür?”, “Morehouse Savunması – A.B.D. Uygulamasında Çok Taraflı İşlemlerde Marka Sahibinin Önceki Tarihli Aynı Markalarının İncelemeye Etkisi Nedir? – veya – A.B.D. Uygulamasında Müktesep Haktan Bahsetmek Mümkün müdür? (2)”, “USPTO Temyiz Kurulu “SpiderGraph” Kararı – Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Tescilli Markasının Yeni Başvuruların İncelenmesine Etkisi” başlıklı yazılara sırasıyla http://wp.me/p43tJx-b3, http://wp.me/p43tJx-b7, http://wp.me/p43tJx-c3 bağlantılarından erişilmesi mümkündür.
Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Adalet Divanının Genel Mahkemesi’nin aynı konu hakkında değerlendirmelerde bulunduğu oldukça yeni bir kararı içermektedir. Yazımda algıda kolaylık amacıyla kısaca “müktesep hak” olarak andığım konu, ne Avrupa Birliği ne de A.B.D. mevzuatında veya uygulamasında, bu veya buna benzer bir başlık altında değerlendirilmiştir. Meselenin özünü, marka başvurusu sahibinin, yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya çok benzer ve aynı veya benzer malları veya hizmetleri kapsayan önceki tarihli bir markaya sahip olması durumunda, yeni başvurunun reddedilip reddedilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde verilen T-247/12 sayılı kararda, bu konuda bazı değerlendirmeler yer almaktadır ve aşağıda bu kararı anahatlarıyla paylaşmaya gayret edeceğim.
2008 yılında stilize biçimde yazılı “aris” markasının 36. sınıfa dahil “Sigortacılık hizmetleri” başta olmak üzere, anılan sınıftaki bazı hizmetler için tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunulur.
Başvuruda bulunan “Art Risk Insurance and Information Services Corp.” markalarını sonradan “Argo Group International Holdings Ltd.”ye devrettiğinden ve dava devralan firma tarafından açıldığından, yazı boyunca başvuru sahibi olarak anılacak firma “Argo Group International Holdings Ltd.” olacaktır.
Başvuru sahibi aynı zamanda OHIM’de 2005 yılında tescil edilmiş “aris” kelime markasının da sahibidir. Başvuru sahibi adına önceden tescilli “aris” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sanat müzeleri, sanat kurumları, kültürel kurumlar, özel koleksiyoncular, sanatçılar ve sanat simsarları dahil olmak üzere sanat endüstrisi için risk yönetimi hizmetleri; güzel sanatlar, tarihi eserler, eski yapıtlar ve sanat endüstrisi için mülkiyet ve kaza sigortası hizmetleri.” bulunmaktadır.
Başvurunun yayınlanmasının ardından 1996 yılından bu yana Topluluk Markası (CTM) olarak tescilli “Arisa” markasına dayanan “Arisa Assurances SA” başvurunun ilanına karşı itiraz eder.
İtiraz gerekçesi “arisa” markasının kapsamında 36. sınıfa dahil “Sigortacılık ve reasürans hizmetleri.” bulunmaktadır.
OHIM ilana itiraz birimi, inceleme sonucunda, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki tespitle itirazı kabul eder ve başvuru reddedilir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir. OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespiti paylaşır ve aynı zamanda, başvuru sahibinin her iki markanın Avrupa Birliği’nde fiilen bir arada var olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmaz. Bu çerçevede, başvurunun reddedilmesi yönündeki karar, OHIM Temyiz Kurulu’nca onanır.
Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. Genel Mahkeme, dava hakkında 20/05/2014 tarihinde T-247/12 sayılı kararı verir. Karar içeriğinde yer alan dikkat çekici tespitler aşağıdaki şekildedir:
Genel Mahkeme, öncelikli olarak, davalının, davanın kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasını reddeder ve ardından davacının, Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitinin yerinde olmadığı argümanlarını inceler. Genel Mahkeme, inceleme sonucunda, markaların benzer olduğu yönündeki tespiti hukuken hatalı bulmaz ve davacının bu yöndeki iddiasını kabul etmez. Markaların benzerliğine yönelik değerlendirme bu yazının konusunu teşkil etmediğinden, bu konu hakkındaki detaylara girilmeyecektir.
Bu yazı kapsamında detayları verilecek değerlendirme, davacının markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı iddiasının dayanaklarından birisini teşkil eden davacının önceden tescilli markasının varlığı ve markaların piyasada fiilen birlikte var oldukları iddialarıdır.
Davacı, “aris” markasının kendisi adına önceden tescilli olmasından hareketle başvurusunun reddedilemeyeceğini öne sürmekte ve A.B.D.’nde kabul gören “Morehouse savunması” ilkesinin kendi markası için uygulanmasını talep etmektedir (Morehouse savunması hakkında detaylı bilgi için okuyucuların http://wp.me/p43tJx-b7 bağlantısını incelemesi mümkündür.). Davacıya göre, bu ilke çerçevesinde, başvuru sahibinin yeni yaptığı başvuruyla, aynı veya esasen benzer bir marka, kendisi (başvuru sahibi) adına, aynı veya esasen benzer mallar ve hizmetler için önceden tescil edilmişse, yeni yapılan başvurunun ilanına karşı itiraz eden üçüncü bir tarafın –önceden tescilli markanın varlığı nedeniyle- yeni başvurudan zarar görmesi mümkün olmayacaktır.
Genel Mahkeme, bu iddiaya ilişkin olarak, öncelikle, Topluluk Markası sisteminin otonom, kendi kuralları, amaçları olan, diğer ulusal sistemlerden bağımsız işleyen bir sistem olduğunu ve OHIM Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının, Topluluk Mahkemelerince yorumlandığı haliyle Topluluk Marka Tüzüğü’ne göre değerlendirildiğini belirtmiştir.
Genel Mahkeme’ye göre, ihtilafa konu markaların piyasada önceden birlikte var olmasının, bazı durumlarda karıştırılma ihtimalini azaltabileceği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte, bu iddia, yalnızca OHIM’in nispi ret nedenleri incelemesi aşamasında, başvuru sahibinin, kendisinin ve itiraz sahibinin önceki markalarının birlikte var olmalarının kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılmaya yol açmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi ve birlikte var olmaya konu markalarla, başvuru ve itiraza konu markaların aynı olması durumlarında dikkate alınabilir. (Bu konunun değerlendirildiği önceki bir karar için bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Grupo Sada kararı, T-31/03.)
Genel Mahkeme, incelenen vakada bu durumun söz konusu oluşmadığı görüşündedir, şöyle ki, önceden tescil edilmiş “aris” kelime markasının kullanımına ilişkin olarak sunulan kanıtlarda yer alan marka, inceleme konusu başvuruyu oluşturan “aris” markasından farklıdır ve kullanılan “aris” markası, yeni başvuruyla aynı değildir. Buna ilaveten, başvuruya konu işaretin web sayfasında ve bir makalede kullanımını gösteren kanıtlar, markanın Avrupa Birliği piyasasında varlığını ve kamunun ilgili kesiminin piyasada markalarla karşılaştığını gösterir nitelikte değildir.
Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafında sunulan kanıtlar, incelemeye konu markalarla aynı markaların birlikte var olduğunu ve bunun ötesinde, bu markaların birlikte var olmasının markalar arasındaki karıştırılma olasılığını azaltacağını ispatlar nitelikte kanıtlar değildir. Bu çerçevede, davacının “Morehouse savunması” ilkesine dayandırdığı iddia da kabul edilmemiştir.
Netice olarak, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki tespitini yerinde bulmuş, Temyiz Kurulu kararı onamış ve davayı reddetmiştir.
Karar içeriğinde atıfta bulunulan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-31/03 sayılı Grupo Sada kararının 86. paragrafına dönülecek olursa, aşağıdaki içerik karşımıza çıkmaktadır: “Elbette, bazı durumlarda, önceki markaların piyasada birlikte var olmaları, İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu iki marka arasında tespit ettiği karıştırılma ihtimalini azaltabilir. Bununla birlikte, bu ihtimal, sadece, OHIM’de gerçekleştirilen nispi ret nedenleri incelemesi sırasında, Topluluk Markası başvurusu sahibinin, kendi dayandığı önceki markaları ile itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterdiği önceki markası arasında, kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığının bulunmadığını usulüne uygun biçimde göstermesi durumunda ve inceleme konusu markaların, ispata konu markalarla aynı olması şartıyla dikkate alınabilir.”
Yazı kapsamında incelediğimiz “Aris” kararı ve yukarıda alıntıladığımız haliyle “Grupo Sada” kararlarından çıkartılabilecek sonuç, kanaatimizce, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının karıştırılma olasılığına etkisinin Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce yok sayılmadığı, ancak sıkı şartlara bağlandığıdır. Tespitlerimizi maddeler halinde sıralayacak olursak:
- Başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı, tek başına, başvuru sahibinin yeni yaptığı bir başvurunun üçüncü kişi markalarıyla karıştırılması olasılığını ortadan kaldırmaz.
- Başvuru sahibinin belirtilen gerekçeyi öne sürerek yaptığı savunmanın başarılı olabilmesi için, başvuru sahibinin OHIM nezdinde, önceki markaları ile itiraz gerekçesi markanın piyasada önceden birlikte var olduğunu ve bu markaların kamunun ilgili kesimi bakımından karıştırılma olasılığına yol açmadığını usulüne uygun biçimde ispatlaması gerekir.
- Buna ilaveten, inceleme konusu markalarla (yani başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla), piyasada önceden birlikte var oldukları gösterilen markaların aynı olması şarttır.
- Bu koşulların ispatlanması halinde, piyasada önceden birlikte var olma karıştırılma olasılığını azaltabilir.
- Belirtilen şartlar ve bunların ispatlanması mükellefiyeti birlikte dikkate alındığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığını karıştırılma olasılığını ortadan kaldıran bir faktör olarak kabul etmediği, bir diğer deyişle marka siciline dayanarak yapılacak “karıştırılma olasılığı mevcut değildir” tespitini yerinde bulmadığı anlaşılmaktadır.
- Buna karşın, Genel Mahkeme’nin, piyasada aynı markaların karıştırılmadığının ispatlanması halinde, markaların aynı olması koşuluyla, başvuru sahibinin önceki tarihli markası nedeniyle karıştırılma olasılığının azalacağını da kabul etmektedir.
- Dolayısıyla, Genel Mahkeme’nin, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının varlığı durumunda, başvuru ile başvuru sahibinin önceki markası aynı olsa da, piyasadaki fiili durumu esas alarak hareket etmeyi tercih ettiğini ve markaların piyasada fiilen karıştırılmadığını ispatlama mükellefiyetini ise başvuru sahibine bıraktığını söylemek yerinde olacaktır.
Yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “aris” ve “grupo sada” kararları, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce belirlenen ilkeler doğrultusunda, başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının, ancak çok sınırlı ve katı koşullara bağlı hallerde, yeni tarihli başvurular için avantaj sağlayabileceğini göstermektedir. Bu haliyle, Türk uygulamasında, başvuru sahiplerinin benzer durumlarda, gerek idare gerekse de mahkemeler nezdinde daha avantajlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, belirtilen avantajlı durumun yerindeliği tartışmaya açık niteliktedir ve bu tartışmanın başka bir yazıda yapılması daha yerinde olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Haziran 2014