Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-229/12 sayılı 27/02/2014 tarihli “Vogue” kararı kapsamı belirsiz mallar bakımından karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin ne şekilde yapılması gerektiği hakkında mahkemenin yaklaşımını ortaya koymaktadır.
Davanın detaylarına girmeden önce kapsamı “belirsiz” (İngilizce “vague” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır) mal terimiyle ne kast edildiğinin açıklanması yerinde olacaktır.
Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanacaktır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmemesi durumunda ise, kapsamı belirsiz terimlerle (vague) karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 2012 yılında verilen ünlü “IP Translator” kararı, OHIM uygulamasını büyük ölçüde değiştirmiş ve bazı AB üyesi ülkeler bakımından malların ve hizmetlerin ifade edilmesi biçimi konusunda radikal değişiklikler getirmiştir. “IP Translator” konusunda detaylı değerlendirmeler önceki yazılarımızda yapılmıştır, bu yazılar kapsamında konuyu daha detaylı olarak irdelemek isteyenlerin, ana sayfada “kategoriler” bölümünde “IP Translator Davası” kategorisi (http://iprgezgini.org/category/ip-translator-davasi ) altında yer alan yazıları incelemesi mümkündür.
Bu yazının konusunu oluşturan vakada, kapsamı belirsiz olmasına rağmen OHIM tarafından kabul edilmiş bir terimi içeren bir başvurunun ilanına karşı itiraz edilmesi söz konusudur. Davanın içeriği ve seyri aşağıda kısaca özetlenmiştir:
“Advance Magazine Publishers, Inc.” 2004 yılında “Vogue” markasının tescil ettirilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında diğerlerinin yanısıra “Sınıf 18: ………, şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar; ………….” malları yer almaktadır.
Başvurunun 2007 yılında ilan edilmesini takiben aynı yıl içerisinde İspanyol “Eduardo Lopez Cabre” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi 3 marka da “Vogue” kelimesinden oluşmaktadır ve birisi Topluluk, ikisi ulusal İspanyol markası olan 3 markanın kapsamında da “şemsiyeler” malı yer almaktadır.
OHIM İlana İtiraz Birimi 2011 yılında verdiği bir kararla itirazı önceden tescilli “Vogue” ibareli topluluk markasıyla karıştırılma ihtimali nedeniyle kısmen kabul eder ve başvuru kapsamındaki “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” mallarını reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı OHIM Temyiz Kurulunun2012 yılında verdiği kararla reddedilir ve başvuru hakkında “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; aksesuarlar” malları bakımından verilen ret kararı yerinde görülür.
Başvuru sahibi (davacı) bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar.
Davacının talebi ret kararının tamamen kaldırılması, bu mümkün değilse ret kararının kapsamının “şemsiyeler; güneş şemsiyeleri; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılmasıdır.
Mahkeme, davaya ilişkin olarak öncelikle başvuru ile ret gerekçesi markanın kapsadığı mallara ilişkin karşılaştırma yapmıştır. Her iki markada da “şemsiyeler” malı yer aldığından, belirtilen mallar bakımından aynılık mevcuttur. Buna karşın, mahkemeye göre, “güneş şemsiyeleri” ile “şemsiyeler” malı arasında çalışma mekanizmaları ve amaçları bakımından benzerlik bulunmakla, bu ürünlerin son kullanıcıları, kullanım biçimleri ve dağıtım kanalları aynı değildir. Bu çerçevede, mahkemeye göre Temyiz Kurulunun, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” arasındaki “düşük derecede benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşması gerekirken, belirtilen mallar arasında “benzerlik” bulunduğu sonucuna ulaşmış olması yerinde değildir.
Mahkeme, son olarak, “aksesuarlar” ile “şemsiyeler” malı arasındaki benzerlik ilişkisini değerlendirmiştir. Bu hususta öncelikle, başvuru sahibinin, “aksesuarlar” malından ne anlaşılması gerektiğini (aksesuarların neyin aksesuarı olduğunu) başvurusunda belirtmemiş olduğu ifade edilmelidir. İçtihatta yer aldığı üzere (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T-39/10 sayılı kararı, paragraf 30) “aksesuarlar” terimi kapsamı belirsiz bir tabirdir ve mal listesinin kapsamının tespit edilebilmesi için aksesuarların neye ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, Topluluk Marka Tüzüğü Yönetmeliğine göre, marka tescil başvurularının mal ve hizmet listelerinde yer alan mallar veya hizmetler, ilgili malların veya hizmetlerin mahiyetlerinin açık olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde belirtilmiş olmalıdır. Malların veya hizmetlerin başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmesi suretiyle, Topluluk Marka Ofisinin (OHIM) ve diğer ilgililerin, korumanın kapsamını saptayabilmesi sağlanabilecektir.
Mallar veya hizmetler başvuru sahibi tarafından yeteri derecede açık ve kesin terimlerle ifade edilmişse, ilana itiraza ilişkin işlemlerde OHIM İlana İtiraz Birimi veya OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesini inceleyebilecektir. İncelenen vakada kullanılan “aksesuar” terimi ve yer verildiği sınıf bağlamında örnek verilecek olursa, 18. sınıfta yer alan malların bir bölümünün “giysi aksesuarı” mahiyetinde olması, bir kısmının “seyahat aksesuarı” olarak değerlendirilmesi, bir kısmının ise “hayvanlar için aksesuar” olması mümkündür ve bunlar genel nitelikleri ve kullanım amaçları itibarıyla birbirleriyle benzer nitelikte değildir.
Bu çerçevede, “aksesuarlar” malına ilişkin olarak, bu malın neye ilişkin aksesuarları kapsadığı belirtilmediği sürece, Temyiz Kurulunun, hukuki ve gerekçelendirme anlamında bir hata yapmadan, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının ortak nitelikleri, ortak fonksiyonları, tamamlayıcı nitelikleri, nihai kullanıcıları ve dağıtım kanalları bakımından benzer mallar olduğu sonucuna ulaşması mümkün değildir.
Buna ilaveten, başvuru dosyasında, “aksesuarlar” malının, “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri için aksesuarlar” şeklinde sınırlandırılması şeklinde bir talep bulunmadığı belirtilmelidir. Bilindiği üzere, Genel Mahkemenin yetkisi, OHIM Temyiz Kurulu önüne getirilen hususlar ve yasal çerçeveyle sınırlıdır. Dolayısıyla, davacının itirazın yalnızca yukarıda belirtilen mallar bakımından kabul edilmiş olması gerektiği iddiasıyla, böyle bir sınırlandırmayı mümkün kılmak için OHIM Temyiz Kurulunun ret kararına dayanması makul değildir.
Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, malların karşılaştırılmasına ilişki olarak takip eden sonuçlara ulaşmıştır: Başvuru ile ret gerekçesi marka arasında “şemsiyeler” malı bakımından aynılık, “şemsiyeler” ile “güneş şemsiyeleri” malları bakımından düşük derecede benzerlik mevcuttur. Buna karşılık, “aksesuarlar” malının yeterince açık bir tabir olmaması nedeniyle, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” malları arasındaki benzerlik derecesinin Temyiz Kurulu tarafından tespit edilebilmesi mümkün değildir.
Mahkeme bunun ardından, markaları karşılaştırmış ve markaların görsel açıdan benzerliğini ve işitsel açıdan aynı olduğunu tespit etmiştir.
Davacının, başvurunun dergilere ilişkin ünü nedeniyle güçlü ayırt edici niteliğe sahip olduğu yönündeki iddiasına, sonraki markanın ününün karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmasının mümkün olmaması nedeniyle itibar edilmemiş ve OHIM’in önceki kararlarının emsal gösterildiği argüman da, önceki OHIM kararlarının, inceleme konusu kararın yasallığını etkilemesinin mümkün olmaması nedeniyle kabul edilmemiştir.
Sayılan tüm hususların birlikte dikkate alınması (markalar arasındaki üst düzeydeki benzerliğin, mallar arasındaki düşük düzeydeki benzerliği telafi etmesi neticesinde karıştırılma olasılığı sonucuna varılmasının mümkün olması hususu dahil olmak üzere) neticesinde, Genel Mahkeme takip eden sonuçlara ulaşmıştır:
– “Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından OHIM Temyiz Kurulunun ret kararı yerindedir.
– OHIM Temyiz Kurulu tarafından “aksesuarlar” malı bakımından verilen ret kararı, belirtilen malın neyi kapsadığının başvuru sahibi tarafından açık olarak belirtilmemiş olması, bu bağlamda, “şemsiyeler” ile “aksesuarlar” mallarının benzer olduğu neticesine varılamaması, dolayısıyla “aksesuarlar” malı bakımından başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşılmasının mümkün olmaması nedenleriyle yerinde değildir.
Bu çerçevede, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulunun ret kararını “şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri” bakımından onamış, buna karşın “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararını iptal etmiştir. Dolayısıyla, “aksesuarlar” bakımından verilen ret kararı, işbu mahkeme kararında yer verilen değerlendirmeler ışığında OHIM tarafından yeniden incelenecektir.
Ulusal uygulamamızda da, kapsamı belirsiz terimlerle ilana itiraz süreçlerinde veya resen benzerlik incelemesi aşamalarında karşılaşılmaktadır. Belirtilen durumlarda malların veya hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak takip edilmesi gereken yolların net biçimde tespit edilmesi gerektiği açıktır. “IP Translator” kararı sonrası Avrupa’da sıklıkla bu tarz ihtilaflarla veya davalarla karşılaşılacağını şimdiden öngörmek kanaatimizce kahinlik olmayacaktır.
Önder Erol Ünsal
Nisan 2014
onderolunsal@gmail.com