Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı tespit edilirken, önceki markanın ayırt edici gücü, varsa bilinirliği de göz önüne alınarak, markaların görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği ve malların ve/veya hizmetlerin benzerliği sonucu ortaya çıkan genel değerlendirme esas alınır. Genel algı, ilgili malların ve/veya hizmetlerin ortalama tüketici grubu bakımından ortaya çıkacağı varsayılan algıdır.
Avrupa Birliği marka hukukunda karıştırılma olasılığına ilişkin temel ilkeler yıllar önce tespit edilmiş ve kabul gören ilkeler üzerinde genel uzlaşı sağlanmış durumdadır.
Türkiye bakımından da 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamında düzenlemiş hükmün uygulama alanı konusunda genel hatlarıyla bir uzlaşı bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte üzerinde uzlaşı sağlandığı kabul edilen bazı konulara ilişkin genel ilkelerin halen oluşturulmamış olması uygulama anlamında kimi zaman sıkıntılara yol açmaktadır.
Bu yazı kapsamında, karıştırılma olasılığı kavramı irdelenirken sıklıkla kullanılan genel değerlendirme (global appreciation) kavramının bir anlamda istisnasını teşkil eden “bileşke kelime markalarında yer alan kelime unsurlarından birisinin tescilli bir marka olması halinde” karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı hususu ve Avrupa Birliği Adalet Divanının bu tip durumlarda uygulanacak genel kriterleri belirlediği “Medion v. Thomson” kararı incelenecektir.
Adalet Divanının 06/10/2005 tarihinde verdiği C-120/04 sayılı ön yorum kararı, karıştırılma olasılığı incelemesinde sıklıkla karşılaşılan bir problem hakkındaki belirsizliği büyük oranda ortadan kaldırması nedeniyle sıklıkla atıf yapılan bir karar haline gelmiştir.
Önyorum kararının gerekçesi ihtilaf kısaca aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir:
“MEDION AG” (bundan sonra “Medion” olarak anılacaktır)firması Almanya’da 1998 yılında “life” markasını tescil ettirir. Markanın kapsamında “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” yer almaktadır. “THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH” (bundan sonra “Thomson” olarak anılacaktır), “Thomson Life” markasını “eğlence amaçlı elektronik cihazlar” için kullanmaktadır.
2002 yılında “Medion”, “Thomson”’un “Thomson Life” markasını “televizyon setleri, kasetçalarlar, CD çalarlar, hi-fi sistemleri” için kullanımının, kendisine ait “Life” markasından kaynaklanan haklara tecavüz mahiyetinde olduğunu iddia eder ve kullanımın engellenmesi amacıyla dava açar.
İlk derece mahkemesi, “Life” markasıyla “Thomson Life” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı tespitiyle davayı reddeder.
“Medion” karara karşı temyiz yolunu kullanır ve ihtilaf Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi önüne taşınır.
Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, öncelikle ihtilafın çözümünün “Life” markasıyla – “Thomson Life” markası arasında, Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunun yanıtına bağlı olduğunu ortaya koyar. Mahkemeye göre, Alman Federal Adalet Mahkemesinin o dönemde uyguladığı “Pragetheorie” (iletilen algı teorisi) ismindeki teoriye göre, ihtilafa konu işaretlerin benzerliğini değerlendirmek için, her iki işaretin ilettiği bütüncül algı değerlendirmeye alınacak ve ortak unsurun, bileşke markadaki diğer unsurları bütüncül izlenimde ikinci planda bırakacak derecede, bileşke markaya hakim olup olmadığı belirlenecektir. “Pragetheorie”ye göre, ortak unsur, işaretin oluşturduğu genel izlenime sadece katkıda bulunuyorsa karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bileşke işarette yer alan tescilli markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması sonucu etkilemeyecektir.
Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine göre incelemeye konu malların ait olduğu sektörde tüketiciler önemi öncelikle üreticinin ismine vermektedir. Bu husus incelenen ihtilafa uygulandığında, üreticinin ismi olan “Thomson” kelimesi “Thomson Life” bileşke markasının ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip unsuru teşkil etmektedir. Normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip “Life” işaretinin eklenmesi, “Thomson” kelime unsurunun, bileşke işaretin ilettiği bütünsel izlenimde asli öneme sahip olması durumunu değiştirmemektedir.
Buna karşın, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi bu teorinin tartışmaya açık olduğunu, bazı yazarların farklı görüşleri bulunduğunu ve bu görüşlerin Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı paralelinde olduğunu belirtmektedir. Alman Federal Adalet Mahkemesinin önceki içtihadı, ihtilaf konusu bileşke işarette, önceki markayla aynı olan kısmın, bağımsız ayırt edici role sahip olduğu, işaretin bütünü tarafından absorbe edilmemiş olduğu ve tescilli markayı anımsatmayı durduracak duruma indirgenmediği hallerde, karıştırılma olasılığının varlığının tespit edilmesi gerektiği yönündedir. Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, önceki içtihadın uygulanması halinde, “Life” markası ile “Thomson Life” markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının tespit edilmesi gerektiği görüşündedir ve mevcut durumda hangi kriterin uygulanması gerektiği konusunda şüpheye düşmüştür.
Dolayısıyla, Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanına önyorum kararı verilmesi maksadıyla takip eden soruyu yöneltir:
“İhtilaf içerisinde bulunan işaretlerin kapsadığı malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, normal düzeyde ayırt edici niteliğe sahip bir kelime markası, üçüncü bir kişiye ait sonraki tarihli bir bileşke kelime markasında (veya üçüncü bir kişiye ait kelimelerle ifade edilebilen kelime ve şekilden oluşan bir bileşke markada), üçüncü kişinin şirket ismi, ortak kelime unsurundan (önceki tescilli markadan) önce gelecek şekilde kullanılmışsa ve ortak kelime unsuru, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahipse, Direktif madde 5(1)(b) işaretler arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır şeklinde mi yorumlanmalıdır?”
Adalet Divanı, kendisine yöneltilen soruyu öncelikle aşağıdaki şekilde kolayca anlaşılır hale getirmiş ve ardından incelemiştir:
“İhtilafa konu işaretin üçüncü bir kişiye ait bir şirket isminin ve normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip tescilli bir markanın birlikte kullanılmasından oluşturulması ve tescilli markanın, bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip olması halinde, mallar veya hizmetler aynıysa, halkın ilgili kesimi nezdinde Direktif madde 5(1)(b) kapsamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacak mıdır?”
Adalet Divanı, öncelikle karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak önceki kararlarında yer verdiği temel ilkeleri sıralamış ve kavramın genel hatlarını ve uygulama alanını ortaya koymuştur:
“Halkın mevzubahis malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğine inanması yönündeki risk, Direktif madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimalini ortaya çıkartır (Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 17). Halkın bir kısmında ortaya çıkabilecek karıştırılma olasılığı, ilgili vakaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak bütün olarak değerlendirilmelidir (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 22; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 18; Karar no: C-425/98, Marca Mode, 2000, paragraf: 40; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 28). Karıştırılma olasılığının bütünsel değerlendirmesi, inceleme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bakımından, markaların ayırt edici ve baskın unsurları özellikle göz önüne alınarak, markaların bütünsel olarak ortaya çıkardıkları izlenim esasında yapılmalıdır. İnceleme konusu malların veya hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarını analize girişmez (Karar no: C-251/95, Sabel, 1997, paragraf: 23; Karar no: C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 1999, paragraf: 25; Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 29). Karıştırılma olasılığı incelemesinde, markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, bileşke markayı oluşturan unsurlardan birisinin alınıp bu unsurun diğer markayla karşılaştırılmasından daha öte bir anlama gelir. Bunun tersine, karşılaştırma inceleme konusu markaların her birini bütün olarak inceleyerek yapılmalıdır, ancak bu husus, bileşke markanın, halkın ilgili kesimine ilettiği bütünsel algının, bazı durumlarda bileşke markanın, bir veya birden fazla sayıda baskın öğesince gerçekleştirilmesini ortadan kaldırmaz (Karar no: C-3/03, Matratzen Concord v. OHIM, 2004, paragraf: 32).”
Bununla birlikte, bütünsel izlenimin baskın konumdaki bir veya daha fazla sayıdaki öğe tarafından belirlenmediği ve ortalama tüketicilerin markayı bütüncül olarak algıladıkları normal şartlarda, bir bileşke işarette üçüncü bir tarafın şirket ismiyle birlikte kullanılan önceden tescilli bir markanın, bileşke işaretin baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici role sahip olması mümkündür.
Bu tip bir durumda, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel izlenim, halkın inceleme konusu malların veya hizmetlerin, en azından, ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden geldiğine inanmasına yol açabilir, ki bu da karıştırılma olasılığının ortaya çıkması anlamına gelir. Karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönündeki bulgu, bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimde önceki markada aynen yer alan kısmın baskın olması koşuluna bağlı olmamalıdır. Böyle bir koşul zorunlu kılınmış olsaydı, önceki markanın sahibi, markanın, bileşke işarette baskın olmasa da, bağımsız bir ayırt edici role sahip olduğu hallerde, Direktif madde 5(1) uyarınca kendisine sağlanan münhasır haklardan yoksun bırakılmış olacaktır.
Bu tip durumlar, örneğin, geniş ölçüde tanınan bir markanın sahibinin, bu markasının yanında başkasına ait, aynı derecede tanınmış olmayan önceden tescilli markaları kullanması veya bileşke markanın, bilinir bir ticaret unvanı ile önceden tescilli bir diğer markadan oluşması hallerinde ortaya çıkabilir. Esasen, bu tip durumlarda, bileşke markanın bütüncül olarak oluşturduğu izlenimde, çoğunlukla bileşke markada yer alan geniş ölçüde tanınan marka veya ticaret unvanı baskın nitelikte olacaktır.
Bu durumda, önceki marka bileşke işarette bağımsız bir ayırt edici role sahip olsa da, önceki markanın ticari kaynak göstermesi garanti edilemeyecektir.
Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının ortaya çıkması için, önceki markanın bağımsız bir ayırt edici role sahip olması nedeniyle, halkın bileşke markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin kaynağını, önceki markanın sahibine bağlamasının yeterli olacağının kabul edilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, Adalet Divanının önyorum kararı aşağıdaki biçimde oluşmuştur:
“Malların veya hizmetlerin aynı olduğu hallerde, ihtilafa konu işaretin, üçüncü bir tarafa ait bir şirket ismi ve bileşke markanın ortaya çıkardığı bütünsel izlenimi tek başına oluşturmasa da, bileşke marka içerisinde bağımsız ayırt edici bir güce sahip tescilli bir markanın bir arada kullanılmasından oluşturulduğu durumda, Direktif madde 5(1)(b) kapsamında halkın bir kısmında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği şeklinde yorumlanması gerekmektedir.”
Yukarıda detaylarına yer verilen karar, bileşke kelime markalarında, kelime unsurlarından birisinin önceden tescilli olması durumunda, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusu hakkında genel bir cevap vermektedir.
Adalet Divanına göre bu sorunun yanıtı, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır şeklinde değildir. Bu tip durumlarda markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği (may be a likelihood of confusion) şeklindeki cevap ise inceleme biriminin veya mahkemenin kimi durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabileceğini ortaya koymaktadır. Uygulamada benzer hallerde hangi tür durumlarda karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı ve hangi hallerde bu ihtimalle karşılaşılmayacağı ise ayrı bir soru teşkil etmektedir. Bir sonraki yazıda İç Pazarda Uyum Ofisi (OHIM) Marka İnceleme Kılavuzunda bu soruya nasıl bir yanıt verildiği incelenecek ve konu daha derinlemesine irdelenecektir.
Yaşamı siyah-beyaz görmeye alışkın ve keskin değerlendirmeleri (kanaatimizce daha doğru terim “kolay çözümleri” olmalıdır) seven Türk uygulayıcıları bu tip bir yanıtın tatmin etmeyeceği ise açıktır. Şöyle ki, Türkiye’de bu tip soruların yanıtının “may be (olabilir)” or “may not be (olmayabilir)” yerine “shall be (olacaktır)” veya “shall not be (olmayacaktır)” şeklinde kalıplara dökülmesi ve her sorunun yanıtını veren sihirli formüller oluşturularak sorunlu alanların ortadan kaldırılması tercih edilmektedir. Bu hususta söylenmesi gereken ise, yeni bir kavram setine sahip olan ve bizim yaklaşık onbeş yıldan bu yana uygulamaya çalıştığımız modern marka hukukunun, Türkiye’den çok önce Avrupa Birliği ülkeleri ve A.B.D. başta olmak üzere çok sayıda ülkede uygulandığı, bu konuda çokça teori ve doktrin geliştirildiği, bu teorilerin, doktrinlerin ve yüksek yargı kararlarının neredeyse tamamının, özellikle karıştırılma olasılığı konusunda “olabilir” veya “olmayabilir” şeklinde yanıtları tercih ederek, keskin kalıplardan kaçındığıdır. Kanaatimizce de, adı üzerinde bir “ihtimal” incelenirken, sihirli formüller geliştirerek, “bu tip durumlarda her marka benzer” veya “bu tip durumlarda hiçbir marka benzemez” sonuçlarına gitmek yerine, genel ilkeler oluşturulmalı ve ihtimalin ortaya çıkıp çıkmayacağı genel ilkeler esasında her vakanın kendi özel şartları bağlamında değerlendirilmelidir.
Önder Erol Ünsal
Şubat 2014