(Görsel http://www.visualnews.com/2011/01/24/the-most-popular-surnames-in-the-us-by-area/ adresinden alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Marka Kanunu, Madde 2(e)(4), “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. Hükümde geçen “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar” teriminin İngilizce aslının “consists of a mark which is primarily merely a surname” şeklinde olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Madde 2’nin ilk fıkrası, takip eden paragraflar kapsamına giren ibarelerin, malların ve hizmetlerin başkalarının mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamayacağı düzenlemesini içerdiğinden, Madde 2(e)(4) kapsamına giren soyadlarının, A.B.D. marka mevzuatına göre ayırt edici olmadıkları için tescil edilmeyecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Türk mevzuatı ve Türk mevzuatının doğrudan etkilendiği Avrupa Birliği mevzuatı (AB Marka Direktifi ve Topluluk Markası Tüzüğü), kişi adları ve soyadlarının tescil edilebilirliği konusunda, kişi isimleri dahil olmak üzere, isimleri markayı oluşturabilecek işaretler arasında saymıştır. Bununla birlikte, yaygın kullanılan kişi adlarının ve soyadlarının tescilli markalar olsalar da, ayırt edici güçlerinin düşüklüğü-yüksekliği ve bu bağlamda karıştırılma olasılığı incelemesinde bunlara sağlanacak korumanın kapsamı konusunda tartışma mevcuttur. Bir görüşe göre, yaygın kullanılan isimler ve soyisimlerinin, -çok sayıda kişi tarafından kullanılmaları ve günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılmaları gerekçeleriyle- ayırt edici güçleri görece zayıftır ve koruma kapsamları bağlantılı olarak daha zayıf olmalıdır. Buna karşın, uygulamada karşılaşılan bir diğer görüş, yaygın kullanılan isimler ve soyisimleriyle, diğer markalar arasında bir ayırım gözetmemekte ve tescilli markanın eşit derecede koruması sağlaması gerektiği varsayımıyla, yaygın kullanılan isimlere ve soyisimlerine, diğer markalarla eşit derecede koruma sağlanması gerektiğini savunmaktadır.

Bu tartışmaları bir tarafa bırakarak yazı kapsamında ilk olarak, A.B.D. mevzuatında, hangi nedenle, “esasen yalnızca bir soyadından oluşan markalar”ın tescil edilmediğini açıklayacağız.

Esasen yalnızca soyadlarından oluşan markaların A.B.D.’nde ayırt edici nitelikte bulunmamasının nedeni, soyadlarının genellikle birden fazla kişiye ait olması ve bu kişilerin her birinin, soyadını ticarette kullanmakla ilgili bireysel fayda veya çıkarının bulunmasıdır. Marka kanunlarının amacının, markaların kullanımı yoluyla tüketicilerin üreticileri veya hizmet sağlayıcıları karıştırmasını engellemek olduğu göz önüne alındığında, birden fazla sayıda kişiye ait soyadlarının, bir kişi tarafından marka olarak tescil edilmesine imkan vermemek suretiyle de karıştırmanın önüne geçilebilecektir.

A.B.D. mevzuatında, esasen yalnızca soyadlarından oluşan markalar, kullanım yoluyla ayırt edici nitelik kazandıklarının ispatlanması durumunda marka olarak tescil edilebilmektedir.

Soyadlarının marka olarak tescil edilmesine yönelik düzenleme tüm soyadları bakımından uygulanmamaktadır. Öncelikli olarak, markanın “esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” olması gereklidir. Yazının takip eden bölümlerinde, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı ve soyadlarının reddedilmesine yönelik uygulamanın esasları, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Uygulama Kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda ele alınacaktır. (A.B.D. Patent ve Marka Ofisi Uygulama Kılavuzu için bkz. http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Apr2013/d1e2.xml)

Bir soyadının “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girip girmediği değerlendirilirken öncelikle, kamudaki potansiyel tüketici kesiminin asli (birincil) algısı esas alınmalıdır. Her vaka, kendisine ait özgün şartlar ve deliller esas alınarak değerlendirilmelidir.

“Esasen yalnızca bir soyadı (primarily merely a surname)” kavramına, “esasen (primarily)” terimi 1946 yılında sonradan eklenmiştir. Bunun nedeni, “Johnson” veya “Jones” gibi soyadlarının marka olarak tescil edilmesi engellenirken, soyadı olarak kullanımın dışında başkaca asli anlamları da bulunan “Cotton (pamuk)” veya “King (kral)” gibi kelimelerin marka olarak tescil edilmesinin engellenmesinin önüne geçmektir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik olarak, potansiyel alıcı grubunun, asli (birincil) algısının ne yönde gerçekleştiği belirlenirken, USPTO Marka Temyiz Kuruluna göre takip eden 5 faktör dikkate alınmalıdır:

 1-      Soyadı nadiren kullanılan bir soyadı mıdır? 

2-     Terim, başvuru sahibiyle bağlantılı birisinin soyadı mıdır?

3-     Terimin, soyadı olmanın dışında bilinen bir anlamı mevcut mudur?

4-     Terim, bir soyadı olduğu algı ve duygusunu oluşturuyor mu?

5-     Terimin yazım biçimi, ayrı bir ticari algı oluşturacak biçimde ayırt edici özelliğe sahip midir? (Marka standart karakterlerde yazılıysa bu hususun incelenmesi gerekli değildir.)

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken sıklıkla karşılaşılan hususlardan birisi, terimin soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunmasıdır. Bu tip durumlarda “esasen (primarily)” soyadından oluşma değerlendirmesi USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılır:

Başvuruyu oluşturan terimin, soyadı olmanın dışında başka bir anlamının da bulunması halinde, incelemeyi yapan uzman, öncelikli olarak terimin halk nezdinde yarattığı asli anlamı (birincil anlamı) tespit etmelidir.

Terimin, soyadı olmanın dışında, halihazırda önceden bilinen bir anlamının bulunması durumunda, başvuru reddedilmeyecektir. Örneğin, aynı zamanda soyadı olarak da kullanılan “bird (kuş)” veya “hunt (av, avlanmak)” kelimeleri, esasen soyadı kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, bu husus başvuru sahibinin ret kararının verilmesini engellemek için, terimin başka bir anlamını ortaya koymasının yeterli olduğu anlamına gelmemektedir.  Örneğin, “Miller Law Company” markasında, “Miller” kelimesinin başka anlamları bulunsa da “Miller” kelimesinin yarattığı asli algının soyismi olarak değerlendirilmiştir; aynı şekilde “Piquet” kelimesi, aynı zamanda bir iskambil oyununun adı olsa da, kamuda yarattığı asli algının soyadı olduğu kabul edilmiştir. Bu çerçevede, karar aşamasında uzman tarafından yanıtlanması gereken soru, terimin soyadı olarak kullanım dışında başka bir anlamı olup olmadığı sorusu değil, başvuru kapsamındaki mallar veya hizmetler dikkate alındığında, terimin soyadı olarak kullanımı dışındaki anlamının, halk nezdindeki birincil anlam olup olmadığının belirlenmesi sorusudur.

Terimin okunuşunun başka bir anlamı olsa da, terimin kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir. Örneğin, “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “pickett” ibaresi, bu terimin telaffuzu olan “picket” kelimesinin ayrı bir anlamı olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda iyi bilinen coğrafi bir karşılığa sahipse, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin, “Fairbanks” terimi, soyadı olarak kullanımı bulunmakla birlikte, aynı zamanda coğrafi karşılığının soyadı olarak kullanım derecesinde bilinir olması nedeniyle “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte, “Hamilton” terimi, coğrafi karşılığı bulunsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmıştır.

Bir terim soyadı olarak kullanımın dışında, aynı zamanda tarihi bir yer veya kişiyi işaret ediyorsa, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınmayabilir. Örneğin “Da Vinci” terimi soyadı olarak kullanımın dışında, esasen “Leonardo Da Vinci”yle bağlantı kurulmasını sağladığından “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmemiştir. Bununla birlikte “Pickett Suite Hotel” markasında yer alan “Pickett” terimi bir İç Savaş generalinin soyismi olsa da, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, bir kişinin belirli alanda ünlü ve biliniyor olması, onun mutlak surette tarihi bir kişi olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, belirli bir tarihi kişiden öte, birden fazla sayıda kişiyi akla getiren soyadlarının tarihi bir kişinin ismi olarak değerlendirilmeyeceği de belirtilmelidir.

Bir soyadının nadir olarak kullanılması “esasen yalnızca bir soyadı” kavramının kapsamı belirlenirken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bununla birlikte, bir soyadının nadir rastlanan bir soyadı olması, tek başına, terimin “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girmediği anlamına gelmez. Nadiren kullanılan soyadları, halk nezdinde yarattıkları birincil anlam soyadı olarak kullanım yönündeyse “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınır.

Bazı soyadları nadiren kullanılan soyadları olsalar da, kendiliklerinden (doğaları gereği) sadece soyadı oldukları algısını oluştururlar. Örneğin, Pirelli terimi için “bazı nadir soyadları soyadları gibi görünür, bazıları ise böyle görünmez, Pirelli ilk kategoriye girer” hükmü verilmiştir. Bununla birlikte, bazı soyisimleri o kadar nadir kullanılır ki, soyismi olarak algılanmaları mümkün değildir. Bu tür durumlarda, soyismi olarak kullanım dışında anlam bulunmasa da, terimin rastlantısal veya hayal mahsulü bir terim olduğu sonucuna varılabilir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” kavramı değerlendirilirken, inceleme uzmanı terimin yabancı dillerde anlamı olup olmadığını araştıracaktır. Buna yönelik değerlendirme, ilgili yabancı dile aşina Amerikalı alıcıların bakış açısıyla yapılacaktır. Örneğin, İtalyanca “Fiore” terimi “çiçek” anlamına gelmesi nedeniyle, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmemiştir.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan bir terimin başka kelime veya şekil unsurlarıyla birlikte başvuruyu oluşturması halinde değerlendirme, USPTO marka inceleme kılavuzuna göre takip eden esaslar çerçevesinde yapılacaktır:

Marka, iki soyadının birlikte kullanılmasından oluşturulmuşsa, terim –tersini gösteren kanıtlara rastlanmadığı sürece- “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmeyecektir. Örneğin, “Schaub-Lorenz” markası “esasen yalnızca bir soyadı” olarak değerlendirilmemiştir.

Kendisi “esasen yalnızca bir soyadı” olmakla birlikte, ayırt edici stilize unsurlara veya şekil unsuruna sahip markalar, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, malların veya hizmetlerin alıcılarının zihinlerinde, ayrı bir ticari algı yaratacak derecede ayırt edici niteliğe sahip olmayan stilize yazım biçimleri, “esasen yalnızca bir soyadı” sonucuna varılmasını etkilemeyecektir (bkz. Pickett Suite Hotels).

Bir soyadının başına iki veya daha fazla sayıda baş harfin konulması, kişisel isim (isim + soyadı) algısını iletecek ve bu nedenle, bu tip markalar, genel olarak, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bir soyadının başına tek adet baş harfin konulması halinde, bu tip markaların, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına alınacağı yönünde mahkeme kararları bulunmakla birlikte, bu tip bir markanın kişisel bir isme yönelik ticari algı yarattığına yönelik kanıtlar sunulması halinde markanın reddedilmesinin önüne geçilebilecektir.

Bir soyadının başına “Mr.”, “Mrs.”, “Dr.”, “MD” gibi unvanların konulması, soyismine yönelik algıyı ortadan kaldırmamakta, tersine güçlendirebilmektedir. Örneğin, “Dr. Rath”, “Giger MD” terimleri “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bir soyadının başka bir kelimeyle veya kelimelerle kombinasyon halinde kullanımı durumunda, soyadı olmayan kelime veya kelimelerin anlamına göre değerlendirme yapılır. Bu kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahip değilse, uzman, başvuruyu “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirerek kabul etmeyecektir. Örneğin, “Miller Law Group”, “Hamilton Pharmaceuticals”, “Brassiere Lipp”, “Wooley’s Petite Suits”, “Possis Perfusion Cup”, “Liquore Martinoni” markaları, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülmüştür.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimeler, marka olarak işlev görme kapasitesine sahipse, uzman, marka “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bununla birlikte, soyadıyla birlikte kullanılan kelime tanımlayıcı nitelikte ise bu kelimenin münhasır haklar sağlamadığına ilişkin şerh (disclaimer) düşülecektir.

 Soyadıyla birlikte kullanılan bazı kelime veya kelimeler, soyismi algısını ortadan kaldırmak yerine, bu algıyı güçlendirebilir. Örneğin, “ve Oğulları” anlamına gelen “& Sons” kelimesi, vb.

Soyadının, kaynak gösterme işlevi olmayan üst düzey alan adları ile birlikte kullanılması durumunda, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirilir. Örneğin, “Johnson.com”, vb.

Soyadıyla birlikte kullanılan kelime veya kelimelerin, başvuru sahibinin hukuki nevini veya aile işletmesinin yapısını belirtmesi halinde, terim “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında görülür. Örneğin, “Corporation”, “Inc.”, “Ltd.”, “Company”, “Co.”, “& Sons”, “Bros.”, vb.

USPTO uzmanlarının, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramına yönelik değerlendirmesinde, terimin bu kavram kapsamına girdiği gösterme yükümlülüğü uzmanda, bunun ardından aksini gösterme yükümlülüğü ise başvuru sahibine aittir.

Bir terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamına girdiğini göstermek için ihtiyaç duyulan kanıtların cinsi veya miktarı konusunda bir kural mevcut değildir. İnceleme ve değerlendirme her vaka için ayrı biçimde, vakanın kendi şartları kapsamında yapılacaktır. İncelemede esas alınabilecek başlıca kanıt tipleri, telefon rehberleri, bilgisayar arama veritabanlarından alınmış makaleler, numune üzerindeki kullanım, terimin soyadı olarak değerlendirmesi gerektiğini bildiren kayıtlardaki deliller, sözlük tanımları, vb. olarak sayılabilir. Terimin, “esasen yalnızca bir soyadı” kavramı kapsamında değerlendirmesi için telefon rehberi kaç kez geçmesi gerektiğini bildiren asgari bir sayı ise bulunmamaktadır.

“Esasen yalnızca bir soyadı” olan terimlerin, A.B.D.’nde marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi ve bu yolla herkese kendi soyadını ticaret alanında kullanma imkanının verilmesi, kanaatimizce hakkaniyetli bir uygulamadır. Ülkemizde, mevzuatta bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bu nitelikteki tescilli markalarla, diğer markalar arasındaki karıştırılma olasılığı içerikli incelemede sağlanacak korumanın derecesi konusunda daha hassas davranılması gerektiği düşünülmektedir. Yaygın kullanılan kişi isimleri ve soyisimlerine, ayırt edici gücü yüksek markalarla neredeyse eşdeğer bir koruma kapsamı tanınarak, birbirlerine herhangi bir nedenle benzer bulunan her türlü  markanın karıştırılma olasılığı nedeniyle hükümsüz kılınması (veya reddedilmesi), iyi niyetli üçüncü kişilerin kendi soyisimleri içeren markalarını korumalarını engellemekte ve kişi isimleri ve soyisimlerinden oluşan ayırt edici gücü görece zayıf markaların sahiplerinin neredeyse sınırı bulunmayan bir koruma kapsamından faydalanmasını sağlamaktadır. Tanınmış veya bilinir markalar haline gelmiş soyadlarının daha güçlü bir korumadan yararlanması gerektiği şüphesiz olmakla birlikte, tanınmış veya bilinir markalar olmayan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kişi adlarından ve soyadlarından oluşan markalara, karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde, oldukça geniş (güçlü markalarla eşdeğer) bir koruma kapsamı sağlanması, Türk marka inceleme pratiklerinin kanaatimizce kanayan yaralarından veya bir diğerle deyişle, önemli problemlerinden birisidir. Fantastik sıfatıyla tanımladığımız bilirkişi raporlarının uygulamaların içeriğinin oluşturulmasında oynadığı belirleyici rol devam ettiği sürece, bu pratiğin değişmesi ise mümkün görülmemektedir.

Önder Erol Ünsal